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律師提供商業秘密法律服務業務操作指引新

日期:2015-01-16 來源:上海律師事務所 作者:上海律師 閱讀:52次 [字體:大 中 小] 背景色:        

律師提供商業秘密法律服務業務操作指引新(2009)

(本指引于2010年1月9日市律協業務研究與職業培訓委員會討論通過)

目錄

第一章 商業秘密定義、構成要件、特征及範圍

1.1 定義

1.2 構成要件

1.2.1 非公知性

1.2.2 實用性

1.2.3 保密性

1.3 特征

1.3.1 不要求公開技術

1.3.2 可獲得無期限的保護

1.3.3 無權排斥他人正當取得同種同類信息

1.3.4 獲得的保護程序簡單,不需要繳納費用

1.4 範圍

1.4.1 技術信息和經營信息

1.4.2 特別說明

1.5商業秘密所有權的歸屬

1.5.1 雇傭關系下商業秘密的歸屬

1.5.2 委托開發關系下商業秘密的歸屬

1.5.3 合作開發關系下商業秘密的歸屬

第二章 非訴訟法律服務

第一節 針對企業自行商業秘密維護

2.1.1 對內

2.1.1 .1協助客戶建立健全切實可行的保密制度,編制保密手冊

2.1.1 .2指導客戶在知識産權保護體系管理中構建商業秘密的系統保護

2.1.1 .3指導客戶劃定商業秘密的範圍

2.1.1 .4指導客戶根據國家,行業和企事業單位的要求,市場和利益等劃定商業秘密級別(絕密/機密/秘密)

2.1.1 .5指導客戶建立秘密資料標簽、存檔管理及複制、查看、外借制度

2.1.1 .6指導客戶建立反泄密機制

2.1.1 .7指導客戶對員工進行培訓、管理。

2.1.1 .7.1劃定可接觸商業秘密的人員名單

2.1.1 .7.2與員工簽訂《保密協議》等一系列合同

2.1.1 .7.3要求員工出具《保密承諾書》

2.1.1 .7.4對承擔保密義務的職工實行獎勵措施

2.1.1 .7.5對離職員工進行“離職調查”或離職前的脫密隔離等

2.1.1 .7.6簽訂《在職(或離職)競業禁止協議》

2.1.1 .7.7加強員工保密教育

2.1.1 .7.8健全員工人事資料

2.1.1 .7.9指導客戶購買雇員忠誠保險

2.1.1 .8指導客戶確定商業秘密的保密期限

2.1.1 .9幫助客戶完成專有技術的審查

2.1.2 對外與相關人員簽訂《保密協議》

2.1.2 .1與供應商簽訂

2.1.2 .2與經(代) 銷商簽訂

2.1.2 .3與會計師事務所等可能接觸商業秘密的中介機構簽訂

2.1.2 .4在技術轉讓或委托開發合同中增加保密條款或另行簽訂保密協議

2.1.2 .5在可能涉及自己商業秘密的項目談判之前,與對方簽訂

2.1.2 .6與其他可能接觸或持有商業秘密的合作夥伴簽訂

2.1.3 避免侵權糾紛

第二節 非訴訟途徑解決侵權的法律服務

2.2.1 轉換保護方式

2.2.2 和解

2.2.2 .1作爲權利人代理人

2.2.2 .1.1了解被侵權和侵權公司的資産、信譽等狀況。

2.2.2 .1.2按照訴訟的要求,收集侵權方的侵權證據

2.2.2 .1.3依據現有立法及實踐經驗,結合證據,分析勝訴的可能性

2.2.2 .1.4計算出“如果訴訟的話”可能得到支持的賠償額

2.2.2 .1.5制訂出若幹套談判方案

2.2.2 .1.6准備好談判不成功後的下一步方案

2.2.2 .2作爲侵權人代理人

2.2.2 .2.1對被控方實際是否存在侵害他人商業秘密的權利及可能要承擔的法律責任作出初步的判斷

2.2.2 .2.2與指控方進行溝通,了解其掌握的有關被控方侵權的證據的情況及數量

2.2.2 .2.3判斷被控方行爲的法律性質及後果

2.2.2 .2.4同被控方作出幾個檔次的擬定談判方案,降低賠率和減少可能的賠償

2.2.3 行政救濟

2.2.3 .1作爲權利人代理人

2.2.3 .1.1確定管轄

2.2.3 .1.2確定證據

2.2.3 .1.3根據程序向工商行政管理機關和保密機關舉報

2.2.3 .1.4辦理手續,提交材料

2.2.3 .1.5提交強制措施的書面保證

2.2.3 .1.6行政救濟可能的結果

2.2.3 .1.7 參照前述2.2.2.1的方法,與侵權人和解

2.2.3 .2作爲侵權人代理人

2.2.3 .2.1 參照前述2.2.2.2的方法,與行政救濟申請人和解

2.2.3 .2.2了解處罰法律依據,尋求減少、免除

2.2.3 .2.3應對處罰

第三章 訴訟案件代理

第一節 代理刑事訴訟案件

3.1.1 作爲被害人或者附帶民事訴訟原告的代理人

3.1.1 .1接受委托,辦理相關手續

3.1.1 .2代理原告向公安,安全,檢察,法院等司法機關報案,或尋求相應的司法救濟

3.1.1 .3在法庭審理中,協助或代理委托人行使訴訟權利

3.1.2 作爲刑事自訴人的代理人

3.1.2 .1直接向人民法院提起刑事自訴

3.1.2 .2收集證據

3.1.2 .2.1確定侵犯商業秘密罪的構成要件

3.1.2 .2.2證明被告侵犯商業秘密的具體行爲

3.1.2 .2.3可以委托知識産權司法鑒定中心進行專業的鑒定

3.1.2 .3在法庭審理過程中,協助或代理委托人行使訴訟權利

3.1.2 .4 可尋求與被告人在庭外和解,參照2.2.2.1的相關內容;或在法官的主持下,與被告達成調解協議。

3.1.3 作爲被告代理人

3.1.3 .1接受委托,辦理相關手續。

3.1.3 .2審查管轄

3.1.3 .3持《授權委托書》及律師執業證,依據法律的規定,按各階段的賦權到有關機關人民檢察院查閱、摘抄、複制與本案相關的文件材料

3.1.3 .4會見當事人,攜帶必要證件,聽取當事人的陳述和辯解

3.1.3 .5調查收集證據

3.1.3 .6在法庭審理過程中,爲被告進行辯護

3.1.3 .7了解被告侵犯商業秘密,刑事法律責任的規定

3.1.3 .8提出免除,減輕當事人責任的意見

3.1.3 .9 在刑事自訴案件中,尋求與原告的和解,參照2.2.2.2的相關內容;或在法官的主持下,與被告達成調解協議。

第二節 代理民事訴訟案件

3.2.1 作爲原告代理人

3.2.1 .1接受委托,辦理相關手續

3.2.1 .2向委托人解釋和討論本案

3.2.1 .3訴訟前准備

3.2.1 .3.1明確被告

3.2.1 .3.2明確管轄地及管轄部門

3.2.1 .3.3考查訴訟時效

3.2.1 .3.4確定訴訟請求

3.2.1 .3.5收集證據

3.2.1 .3.6證據保全

3.2.1 .3.7向法院提出采取臨時措施的申請

3.2.1 .3.8撰寫訴狀

3.2.1 .4舉證

3.2.1 .4.1證明原告商業秘密存在的證據

3.2.1 .4.2該信息系原告所有或擁有合法使用權

3.2.1 .4.3原告舉證證明被告侵權行爲的存在

3.2.1 .4.4證明原告所花費用及損失的存在與數額

3.2.1 .4.5向法庭申請專家出庭質證

3.2.1 .4.6舉證責任轉移

3.2.1 .5 幫助或者代理當事人行使訴訟權利

3.2.1 .6 在民事訴訟中,按照2.2.2.1的內容尋求與被告的和解,或者在法官的主持下,與原告達成調解協議。

3.2.2 作爲被告代理人

3.2.2 .1接受委托,辦理手續

3.2.2 .2向委托人解釋和討論本案

3.2.2 .3調查收集證據

3.2.2 .4提交答辯狀

3.2.2 .5在法庭審理過程中,爲被告進行抗辯

3.2.2 .6 提出不承擔或免除,減輕責任的意見

3.2.2 .7 在訴訟中按照2.2.2.2的相關內容尋求與原告的和解,或者在法官的主持下,與原告達成調解協議。

3.2.3 代理被指侵權人提起確認不侵權民事訴訟

第四章 相關立法及相關規定

第五章 附則


律師提供商業秘密法律服務業務操作指引

第一章 定義、構成要件、特征及範圍

深刻理解商業秘密的定義、構成要件、特征及範圍,這是律師提供相關法律服務的前提。

1.1 定義

商業秘密是不爲公衆所知悉,能爲權利人帶來經濟利益,具有實用性並經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。

不爲公衆所知悉,是指該信息是不能從公開渠道直接獲取的。

能爲權利人帶來經濟利益、具有實用性,是指該信息具有確定的可應用性,能爲權利人帶來現實的或者潛在的經濟利益或者競爭優勢。

權利人采取保密措施,包括商業秘密權利人與知悉或者可能知悉該商業秘密的有關人員簽訂了商業秘密保護協議;商業秘密權利人把該商業秘密保護要求明確告知有關人員;商業秘密權利人對該商業秘密的存放、使用、轉移等環節采取了合理、有效的管理辦法;其他有關保密措施。

商業秘密包括技術信息和經營信息,包括設計、程序、産品配方、制作工藝、制作方法、管理訣竅、客戶名單、貨源情報、産銷策略、貿易聯系、設計圖紙(含草圖)、試驗結果和試驗記錄、樣品、數據、計算機程序、招投標中的標底及標書內容等信息。技術信息可以是有特定的完整的技術內容,構成一項産品、工藝、材料及其改進的技術方案,也可以是某一産品、工藝、材料等技術或産品中的部分技術要素。

權利人,是指依法對商業秘密享有所有權或者使用權的公民、法人或者其它組織。

1.2構成要件

律師應當注意,以下三要件是商業秘密構成缺一不可的條件,幾乎所有的商業秘密案件都會涉及到該三要件的理解與應用問題。

1.2.1 非公知性

非公知性指有關信息不爲其所屬領域的相關人員普遍知悉和容易獲得。

具有下列情形之一的,可以認定有關信息不構成不爲公衆所知悉:

(1) 該信息爲其所屬技術或者經濟領域的人的一般常識或者行業慣例;

(2) 該信息僅涉及産品的尺寸、結構、材料、部件的簡單組合等內容,進入市場後相關公衆通過觀察産品即可直接獲得;

(3) 該信息已經在公開出版物或者其他媒體上公開披露;

(4) 該信息已通過公開的報告會、展覽等方式公開;

(5) 該信息從其他公開渠道可以獲得;

(6) 該信息無需付出一定的代價而容易獲得。

上述第(6)項是一個兜底條款,也是認定有關信息是否具有“非公知性”的基本原則,依據這個原則,律師應清楚,所謂的“非公知性”並非要求絕對的從其他途徑無法獲得,而只是要求從其他途徑獲得需要付出一定的代價。

1.2.2 實用性

實用性指有關信息具有現實的或者潛在的商業價值,能爲權利人帶來競爭優勢的。

商業秘密的實用性和價值性有很密切的聯系,但實用性有其自己的特殊內涵,就是說商業秘密必須是一種現在或者將來能夠應用于生産經營或者對生産經營有用的具體的技術方案和經營策略。在這裏,保護商業秘密的法律並不保護單純的構想和抽象的理論或概念,抽象的、模糊的原理或觀念的覆蓋範圍極其廣泛,往往處于探索階段而無法具體化,如果給予保護,就會束縛他人手腳,妨礙他人的商業機會,不利于社會進步。

實用性條件要求技術信息、經營信息具有確定性,它應該是個相對獨立、完整的、具體的、可操作性的方案或階段性技術成果。零星的、散逸的知識、經驗或者處于純理論階段的原理、概念或範疇,不具有實用價值因而不構成被保護的商業秘密。實用性還體現在,商業秘密必須有一定的表現形式,如一個化學配方、一項工藝流程說明書和圖紙、制造産品的技術方案、管理檔案等等。但實用性要求並不要求某項商業秘密已在實際中應用,而只要求其滿足應用的現實可能性即可。

1.2.3 保密性

保密性指權利人爲防止信息泄漏所采取的與其商業價值等具體情況相適應的合理保護措施。並足以使其職工或其他保密義務人知道或應當知道商業秘密的存在並應當有義務予以保密。

具有下列情形之一,在正常情況下足以防止涉密信息泄漏的,應當認定權利人采取了保密措施:

(一)限定涉密信息的知悉範圍,只對必須知悉的相關人員告知其內容;

(二)對于涉密信息載體采取加鎖等防範措施;

(三)在涉密信息的載體上標有保密標志;

(四)對于涉密信息采用密碼或者代碼等;

(五)簽訂保密協議;

(六)對于涉密的機器、廠房、車間等場所限制來訪者或者提出保密要求;

(七) 確保信息秘密的其他合理措施。

人民法院通常會根據所涉信息載體的特性、權利人保密的意願、保密措施的可識別程度、他人通過正當方式獲得的難易程度等因素,認定權利人是否采取了保密措施。

秘密性的判斷應當以合理性爲標准。即要求持有信息的人采取措施並合理執行,而不要求措施的萬無一失。對權利人來說,只要采取了合理的、適當的保密措施,使商業秘密在合法的條件下不至于被泄露就應當認爲具有秘密性。

1.3商業秘密的特征(與專利相比)

1.3.1 不要求公開技術

商業秘密與專利相比,就保密性而言。專利的技術是公開的,而商業秘密中的專有技術和信息是保密,不公開的。

1.3.2 可獲得無期限的保護

商業秘密與專利相比,就時效性而言。專利的保護期限由我國《專利法》明確予以規定,現今發明專利的保護期限爲20年;實用新型和外觀設計專利的保護期限爲10年。而商業秘密的保密期限是沒有限制的,其保護期限由企業自行決定。

順便說一下,盡管商業秘密的保護可能會無期限,但經過科技發展,同業努力,也有可能使商業秘密被他人攻克,甚至先申請爲專利而獲得壟斷性(獨占性)保護。因此律師應當使權利人時刻關注相關商業秘密的發展,適時取得專利權的保護,擴展企業的經濟效益,保持領先地位。

1.3.3 無權排斥他人正當取得同種、同類信息

商業秘密與專利相比,就保護力度而言。專利的保護力度最強,具有極強的排他性。而商業秘密保護力度較弱,一般而言,他人通過獨立的開發研制和逆向研究獲得與商業秘密相同或類似的信息是不視爲侵權的。

1.3.4 獲得保護的程序簡單、不需要繳納費用

商業秘密與專利相比,就保護程序而言。專利是經過向有關部門申報得以實現保護,而商業秘密不用經過申報,由權利主體自行對其進行保護。

1.3.5 喪失權利的可能性大

商業秘密與專利相比,就保護效果而言,商業秘密喪失權利的可能性更大,要想獲得司法救濟的力度要求更高,被他人侵犯後再要求保護的難度更大。

1.4商業秘密範圍

1.4.1 商業秘密包括技術信息和經營信息,技術信息是指應用于工業目的的沒有得到專利保護的、僅爲有限的人所掌握的技術和知識,主要包括:技術設計、技術樣品、質量控制、應用試驗、工藝流程、工業配方、化學配方、制作工藝、制作方法、計算機程序等。作爲技術信息的商業秘密,也被稱作技術秘密、專有技術、非專利技術等。技術信息可以是一項完整技術,也可以是一項完整技術中的一個或若幹個相對獨立的技術要素。經營信息是指符合商業秘密定義的有關經營管理方面的方法、經驗和策略。主要包括:發展規劃、競爭方案、管理訣竅、客戶名單、貨源情報、産銷策略、財務狀況、投融資計劃、標書標底、談判方案,財産擔保及涉訟糾紛等方面的信息。經營信息在表現特征上同技術信息一樣,可以是一個完整的經營方案,也可以是經營方案中若幹相對獨立的經營要素。比如在産銷策略中所包含的成本核算、銷售渠道、廣告方案、價格方案等要素,都可以單獨作爲商業秘密存在。

技術信息和非專利技術的界定

技術信息不等同于非專利技術,非專利技術是指不涉及專利權的技術之總和,它包括被排除在專利保護範圍以外的技術、未申請專利而處于保密狀態的技術、專利保護期屆滿後進入公有領域的現有技術。技術秘密只是非專利技術中的一部分,範圍明顯窄于非專利技術。

需要注意的是,無論是技術信息還是經營信息,作爲權利人主張權利時,都必須明確指出秘密信息的“秘密點”,而不能籠統的說某項技術或者某份資料是商業秘密。

1.4.2 有幾種容易被忽略的商業秘密需要特別說明:

1.4.2 .1工藝程序:有時幾個不同的設備,就其單個設備(或文件)本身屬于公知範疇,但經過特定組合,産生新工藝和先進的操作方法,就可能成爲商業秘密。如一家公司在生産優質鋼部件過程中,有一個連續澆鑄的程序,該程序是在澆鑄這道工序上工作多年的雇員摸索出的一種生産率最高的操作方法,並且這一方法還不爲他人所知,該程序就是一項商業秘密。許多技術訣竅就屬于這一類型的商業秘密。

1.4.2 .2機器設備的改進:在公開的市場上購買的機器、設備不是商業秘密,但是經公司的技術人員對其進行技術改進,使其具有更多用途或效率更高,那麽這種改進也可能成爲了權利人的商業秘密。

1.4.2 .3客戶名單:商業秘密中的客戶名單,一般是指客戶的名稱、地址、聯系方式以及交易的習慣、意向、內容等構成的區別于相關公知信息的特殊客戶信息,包括彙集衆多客戶的客戶名冊,以及保持長期穩定交易關系的特定客戶。

客戶名單是商業秘密中非常重要的一個組成部分,若被對手知道,顧客會受到引誘或騷擾,從而妨礙公司的正常經營。客戶名單不爲公衆所知悉,並不是客戶自身具有秘密性,而是指經營者與客戶的具體交易關系具有秘密性。其他經營者並不知道客戶需要這一類産品或服務,要得到客戶是需要花費一定時間和財力的,這一信息被競爭者知道後,勢必對公司不利。

.注意:客戶名單不能以一個籠統的概念來依據商業秘密進行保護,權利人必須明確指出其秘密點是客戶的名稱、地址或者是交易習慣等具體的“信息點”,並舉證證明該等信息點符合商業秘密的構成要件。

1.4.2 .4研究開發的有關文件:記錄了一項新技術新産品的研究和開發活動內容的文件,都會構成具體的商業秘密。如藍圖、圖樣、實驗結果、設計文件、技術改進後的通知、標准件最佳規格、檢驗原則等,都可以成爲一項商業秘密的組成部分。

1.4.2 .5公司內部文件:與公司各種重要經營活動有關聯的文件,也可能會構成商業秘密。如采購計劃、供應商清單、銷售計劃、銷售方法、會計財務報表、分配方案等都是企業的商業秘密。因爲這些重要信息能使企業在競爭中擁有或保持一定優勢,並經企業有意進行保密,這些信息若被競爭對手知道,都會對權利人産生不良後果。

1.4.2 .6第三方商業秘密:按照法律和協議,當事人可能會在經濟交往中對第三方的商業秘密負保密責任,比如在雙方商業合作中了解到的其他企業的商業秘密。

1.4.2 .7産品:企業開發的新産品,在既沒有申請專利,又未投放市場之前,是企業的商業秘密;有些産品即便公開面市,但是産品的組成方式中有可能包含了未透露的商業秘密。

1.4.2 .8配方:工業配方、化學配方、藥品配方等是商業秘密常見的形式,包括化妝品配方,其中各種含量的比例也屬于商業秘密。

律師應當注意,只要是具備法定構成要件的信息就能成爲商業秘密,其範圍遠遠不止目前立法所列舉的類型。律師們在實踐中應當依據法定構成要件對相關信息進行具體分析來確定是否屬商業秘密。

1.5商業秘密權利人

根據我國法律規定,商業秘密的權利人包括商業秘密所有人和經商業秘密所有人許可的商業秘密許可使用人。當商業秘密遭到侵犯的時候,所有人和使用人都有權要求侵害人停止侵害並承擔法律責任。

確定商業秘密權利人,要對經營秘密和技術秘密的歸屬問題進行分析。但經營秘密的歸屬問題容易解決,而技術秘密則要分幾類情況,如下:

1.5.1 雇傭關系下商業秘密的歸屬。

雇傭關系下商業秘密的歸屬分兩種情況,即職務技術成果的歸屬和非職務技術成果的歸屬。

1.5.1 .1職務技術成果的歸屬

所謂職務技術成果是指執行單位工作任務,或利用本單位的物質技術條件所完成的技術成果。職務技術成果屬于單位所有,由單位擁有並行使技術成果的使用權、轉讓權。

1.5.1 .2非職務技術成果的歸屬

如果技術成果與職工的工作任務和責任範圍沒有直接關系,而且不是利用本單位的物質技術條件完成的,就屬于非職務技術成果。非職務技術成果屬于職工個人所有,其使用權、轉讓權由完成技術成果的個人擁有和行使。

1.5.2 委托開發關系下商業秘密的歸屬

公司除了自行研究開發之外,往往也會出資委托其他公司或科研機構研究開發生産技術。合同法規定,委托開發關系下商業秘密的歸屬由當事人自行約定,也就是說當事人可以約定委托關系下完成的技術成果屬于委托人,也可約定屬于被委托人。如果沒有約定或約定不明的,委托人和被委托人都有使用和轉讓的權利,也就是說由當事人共同擁有。但是,被委托人在向委托人交付研究成果之前,不得轉讓給第三人。

1.5.3 合作開發關系下商業秘密的歸屬

有時企業也會和其他公司和科研機構合作開發技術項目,以取長補短。合作開發關系下商業秘密的歸屬由當事人自行約定,也就是說當事人可以約定委托關系下完成的技術成果屬于參加合作的任何一方或幾方。如果沒有約定或約定不明的,歸全體合作人。

 

第二章 非訴訟法律服務

律師應當認識到,有關商業秘密的法律服務中有大量的合同及其他法律文書需要起草,還有大量的事務需要律師提供咨詢意見。

第一節 針對企業自行商業秘密維護

2.1.1 對內

企事業單位應當根據技術秘密的特點,對本單位擁有的技術秘密采取合法、有效的保密措施,並使這些措施有針對性地適用于科技成果的完成人、與因業務上可能知悉該技術秘密的人員或者業務相關人員,以及有關的行政管理人員。

單位可以自行選擇合法的保護措施、手段和方法,這些措施包括訂立保密協議、建立保密制度、采用保密技術、采用適當的保密設施和裝置以及采用其它合理的保密方法。

有關保密措施應當是明確、明示的,並能夠具體確定本單位所擁有的技術秘密的範圍、種類、保密期限、保密方法以及泄密責任。單位未采取適當保密措施,或者有關技術信息的內容已公開、能夠從公開渠道直接得到的,科技人員可以自行使用。

對具體的專項任務的商業秘密,要引導市場主體依法建立商業秘密管理制度。依法打擊竊取他人商業秘密的行爲。妥善處理保護商業秘密與自由擇業、涉密者競業限制與人才合理流動的關系,維護職工合法權益。

律師應當認識到,從以下方面著手指導客戶建立良好的商業秘密內部維護機制是非常重要的。

2.1.1 .1協助客戶建立健全切實可行的保密制度,編制保密手冊。

企業、事業單位應當建立健全技術秘密保護制度,保護本單位的技術秘密。職工應當遵守本單位的技術秘密保護制度。

合理完善的保密制度可以使員工對保密義務明晰化,使員工有相應行爲准則,有利于實際遵照執行及在訴訟中舉證。企業制訂保密規章制度一般應至少考慮以下幾個方面:商業秘密的範圍;商業秘密的管理者及責任;商業秘密檔案管理;商業秘密的申報與審查;商業秘密的保密義務;相應處罰等等。

需要注意的是,保密制度、保密手冊都應向保密義務人公開,以使其了解到相關的規定。

2.1.1 .2指導客戶在知識産權保護體系管理中構建商業秘密的系統保護

企業可以設立知識産權管理委員會(或類似組織)來統一管理商業秘密,企業的知識産權委員會可以由總經理任主任,由法律、技術、經營、生産、財務、人事教育等部門的負責人組成,有該等組織負責制定公司商業秘密保護制度,建立和完善保護組織,確定和修改商業秘密範圍,日常工作中對商業秘密的管理與維護。

2.1.1 .3指導客戶劃定商業秘密的範圍

技術秘密的範圍包括但不限于設計圖紙(含草圖)、試驗結果和試驗記錄、工藝、配方、樣品、數據、計算機程序等等。技術信息可以是有特定的,完整的技術內容,構成一項産品、工藝、材料及其改進的技術方案,也可以是某一産品、工藝、材料等技術或産品中的部分技術要素。

律師應當注意,秘密信息得到商業秘密保護的前提是權利人已經采用相應的方式使他人能夠認識到該信息的秘密性,所以協助客戶明確商業秘密的範圍是非常重要的。

關于商業秘密範圍的劃定一般從以下幾方面考慮:

1. 該信息是否具有保密的必要性

2. 該信息是否具有保密的可能性

3. 以商業秘密方式進行保護,是否具有更好的效果

2.1.1 .4指導客戶根據國家,行業和企事業單位的要求,市場和利益等劃定商業秘密級別(絕密/機密/秘密);有時還要注意相關商業秘密對國家利益的影響和確定爲國家秘密的必要性。

企業可根據技術秘密的生命周期長短、技術成熟程度、技術潛在價值大小和市場需要程度等因素,自行確定其密級和保密期限。

密級的劃分將非常有利于商業秘密的分級管理,有利于突出重點、確保企業核心秘密的安全。企業可設立特殊保護區等,設置門衛,未經知識産權管理委員會批准,企業內無關人員一律不得進入;或設置標語,嚴禁非操作人員進入。

2.1.1 .5指導客戶建立秘密資料標簽、存檔管理及複制、查看、外借制度

企業應當對其所擁有的合法技術秘密加以明示確認,確認方式包括:

1. 加蓋保密標識;

2. 不能加蓋保密標識的,用專門的企業文件加以確認,並將文件送達負有保密義務的有關人員;

3. 保密義務人能理解的其他確認方式。

未經知識産權管理委員會事前許可和非爲業務上必要,不得對商業秘密資料進行複印或複制。得到許可複印或複制後,複印或複制件與原件的密級、保密期限相同。

因工作需要使用商業秘密資料,應向商業秘密管理責任人提出申請,服從其指示。商業秘密管理責任人對使用情況應進行登記、記錄。

商業秘密資料的銷毀由知識産權管理委員會決定,以燒毀、粉碎和其他合適方法進行。

2.1.1 .6指導客戶建立反泄密機制

2.1.1 .6.1建立宣傳、論文發表審查制度

同處于相同領域具有深厚專業背景的競爭對手會從宣傳和論文等有關信息中找到一些對手企業經營和擁有技術的關鍵信息。所以對企業員工發表專業性文章、出版著作以及相關講演等做相應教育,必要時,應進行適當監督及控制。

2.1.1 .6.2建立工業展覽審查制度

工業展覽等類似可能失密的活動應進行相應的檢查與控制,以防止失密。

2.1.1 .6.3建立參觀訪問團接待制度

一切參觀應避開敏感區域,勿做詳細解釋,勿對生産制造工藝進行演示。必要時要求來訪者參觀商業秘密設備時簽訂保密協議。

2.1.6 .1.4建立門衛保安、電子報警及計算機信息系統安全體系

企業應根據商業秘密信息産生、使用和保管的實際,把最集中、最核心的部門或者部位確定下來,在企業內部通報,然後進行必要的監控措施。如:重點部位“紅線區”管制,電子監控報警,使用人員身份識別系統,制訂人員進出特別許可批准制度,進出特許身分牌標識,對外接待中禁止參觀區域和禁止行爲以標識明示,列明進出攜帶物品的禁止目錄或采取檢查措施,建立涉密人員離開工作地點前清理工作台面和計算機制度等。

2.1.1 .6.5建立廢品、辦公及工業垃圾的處理制度

2.1.1 .7指導客戶對員工進行培訓、管理

2.1.1 .7.1防止無關人員接觸秘密信息,劃定可接觸人員名單。

對涉及技術秘密的研究、開發、生産等場所,單位應當采取防範措施,防止技術秘密的泄露。 建立內部監控設施、防盜系統,不讓無關人員隨便進出保密區域

2.1.1 .7.2與可能接觸商業秘密的員工簽訂《保密協議》等一系列合同。

2.1.1 .7.2.1一般保密義務:

2.1.1 .7.2.1.1企事業單位可以按照有關法律規定,與本單位的科技人員、行政管理人員,以及因業務上可能知悉技術秘密的人員或業務相關人員,簽訂技術保密協議。該保密協議可以與勞動聘用合同訂爲一個合同,也可以與有關知識産權權利歸屬協議合訂爲一個合同,也可以單獨簽訂。

2.1.1 .7.2.1.2用人單位與掌握商業秘密的職工在勞動合同中約定保守商業秘密有關事項時,可以約定在勞動合同終止前或該職工提出解除勞動合同後的一定時間內(一般不超過六個月),調整其工作崗位,變更勞動合同中相關內容;用人單位也可規定掌握商業秘密的職工在終止或解除勞動合同後的一定期限內(一般不超過三年),不得到生産同類産品或經營同類業務且有競爭關系的其他用人單位任職,也不得自己生産與原單位有競爭關系的同類産品或經營同類業務,但用人單位應當給予該職工一定數額的經濟補償。

2.1.1 .7.2.1.3企業、事業單位可以與參加科技成果轉化的有關人員簽訂在職期間或者離職、離休、退休後一定期限內保守本單位技術秘密的協議;有關人員不得違反協議約定,泄露本單位的技術秘密和從事與原單位相同的科技成果轉化活動。

職工不得將職務科技成果擅自轉讓或者變相轉讓。

2.1.1 .7.2.1.4技術秘密轉讓合同的讓與人應當按照約定提供技術資料,進行技術指導,保證技術的實用性、可靠性,承擔保密義務。這裏技術秘密轉讓合同讓與人承擔的“保密義務”,不限制其申請專利,但當事人約定讓與人不得申請專利的除外。

2.1.1 .7.2.1.5技術秘密轉讓合同的受讓人應當按照約定使用技術,支付使用費,承擔保密義務。技術轉讓合同的受讓人應當按照約定的範圍和期限,對讓與人提供的技術中尚未公開的秘密部分,承擔保密義務。

2.1.1 .7.2.2特殊保密義務:

2.1.1 .7.2.2.1執法機構及其工作人員對執法過程中知悉的商業秘密負有保密義務。

2.1.1 .7.2.2.2國務院外經貿主管部門和有關部門及其工作人員在履行技術進口管理職責中,對所知悉的商業秘密負有保密義務。

2.1.1 .7.2.3 簽訂保密協議的注意事項

2.1.1 .7.2.3.1 保密協議簽訂的原則

1)雙方當事人的資格要合法。

2)協議書的內容不得違反國家法律、法規、規章。

3)甲、乙雙方地位要平等,以自願爲原則,雙方表達意思要真實,權利和義務要對等。

4)主要條款內容要清楚。

5)要有違約責任。

2.1.1 .7.2.3.2權利人要求本單位或者與本單位合作的涉及技術秘密的相關人員(以下簡稱相關人員)保守技術秘密的,應當簽訂保密協議或者在勞動(聘用)合同(以下統稱合同)中作出明確具體的約定。相關人員應當嚴格按照保密協議或者合同約定履行義務。沒有簽訂保密協議或者沒有在合同中作出約定的,相關人員不承擔保密責任。保密協議或者合同約定的部分內容不明確的,相關人員只對約定明確的內容承擔保密義務。

保密協議或者合同約定保密義務人在合同終止後仍負保密義務的,應當書面約定,雙方可以就是否支付保密費及其數額進行協商。

2.1.1 .7.2.3.3保密協議或者合同約定應當明確下列主要內容:

(一)保密的對象和範圍;

(二)雙方的權利和義務;

(三)保密期限;

(四)違約責任;

(五)其他需要約定的事項。

2.1.1 .7.2.3.4用人單位與勞動者可以在勞動合同中約定保守用人單位的商業秘密和與知識産權相關的保密事項。也可以依法簽訂技術秘密保護協議。

在技術秘密保護期限內,勞動合同終止的,當事人仍負有保護技術秘密的義務。

企業應在同職工簽訂的“聘任合同”或“勞動合同”中寫明保密條款和違約責任。在《勞動合同》中訂立保密條款的主要內容有:(1 )職工在受聘期間,不能向外泄露商業秘密,不能允許第三方使用商業秘密;(2 )職工在受聘期間,不得私自到同行業的其他企業任職;(3 )寫明合同期滿後應承擔保密義務並保證在多少年內不使用本商業秘密;(4 )寫明違約責任。

2.1.1 .7.2.3.5在保密協議有效期限內,員工應履行下列義務:

(一)嚴格遵守本企業保密制度,防止泄露企業技術秘密;

(二)不得向他人泄露企業技術秘密;

(三) 非經合法擁有技術秘密的企業書面同意,不得使用該技術秘密進行生産與經營活動,不得利用技術秘密進行新的研究和開發。

2.1.1 .7.2.3.6有下列情形之一的,保密協議或者合同約定自行終止:

(一)約定的保密期限屆滿的;

(二)該技術秘密已公開的;

(三)權利人不按保密協議或者合同約定支付保密費的。

2.1.1 .7.3要求參與涉及商業秘密項目的相關人員出具《保密承諾書》。

2.1.1 .7.4對承擔保密義務的職工實行獎勵措施。承擔保密義務的科技人員享有因從事技術開發活動而獲取相應報酬和獎勵的權利。單位無正當理由,拒不支付獎勵和報酬的,科技人員或者有關人員有權要求變更或者終止技術保密協議。

2.1.1 .7.5對離職員工進行“離職調查”,了解離職員工去向、在職時擁有的秘密資料移交情況並要求離職員工出具《保密承諾書》,或對離職員工采取離職前的脫密隔離措施等。

企事業單位應當在科技人員或者有關人員離開本單位時,以書面形式向該人員重申其保密義務和競業限制義務,並可以告知其新任職的單位該人員在原單位所承擔的保密義務和競業限制義務。

2.1.1 .7.6與可能接觸較高級別商業秘密的員工簽訂《在職(或離職)競業禁止協議》。

2.1.1 .7.6.1競業禁止協議是指約定有關職工在離職以後一定期限內不得到生産同類産品或經營同類業務且具有競爭關系或其他利害關系的單位內任職,或不得自己生産經營與原單位有競爭關系的類似産品或業務的協議。競業禁止包括在職競業禁止和離職競業禁止,在職競業禁止無需特別約定,即爲職工應負的義務,而離職競業禁止則需要特別的約定,並且用人單位必須爲此而向職工支付一定的補償。

2.1.1 .7.6.2對負有保密義務的勞動者,用人單位可以在勞動合同或者保密協議中與勞動者約定競業限制條款,並約定在解除或者終止勞動合同後,在競業限制期限內按月給予勞動者經濟補償。勞動者違反競業限制約定的,應當按照約定向用人單位支付違約金。

2.1.1 .7.6.3競業限制的人員限于用人單位的高級管理人員、高級技術人員和其他負有保密義務的人員。競業限制的範圍、地域、期限由用人單位與勞動者共同約定,競業限制的約定不得違反法律、法規的規定。

在解除或者終止勞動合同後,前款規定的人員到與本單位生産或者經營同類産品、從事同類業務有競爭關系的其他用人單位,或者自己開業生産或者經營同類産品、從事同類業務的競業限制期限,不得超過二年。

2.1.1 .7.6.4競業限制協議應當具備以下主要條款:

(一)競業限制的具體範圍;

(二)競業限制的期限;

(三)補償費的數額及支付方法;

(四)違約責任;

(五)其他需要約定的事項。

2.1.1 .7.6.5相關人員應當嚴格按照競業限制協議約定履行義務。競業限制協議約定的部分內容不明確的,相關人員只對約定明確的內容承擔保密義務。

2.1.1 .7.6.6發生下列情況之一的,競業限制協議自動終止:

(一) 技術秘密已經公開的;

(二)負有競業限制義務的員工實際上沒有接觸到技術秘密的;

(三〕企業違反勞動合同,解雇員工的;

(四)企業違反競業限制協議,不支付或無正當理由拖欠補償費的;

(五) 單位未執行國家有關科技人員的政策;

(六)員工受到顯失公平待遇。

要提醒當事人注意,競業限制協議的自動終止狀況,可能影響到當事人各方商業秘密保密義務,必須在合同中充分考慮。

2.1.1 .7.6.7單位與有關人員就競業限制條款發生爭議的,任何一方有權依法向有關仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。

2.1.1 .7.6.8簽訂《保密協議》、《保密保證書》的意義只在于可作爲“已經采取保密措施”的證據而不是保密義務産生的必需前提,因爲,“接觸他人商業秘密的人均應保密”這是一項法定的義務,無需特別約定。

2.1.1 .7.7加強員工保密教育

進行保密教育使員工了解到企業文化、保密的範圍、工作規則、違約的後果、商業秘密法律培訓等,使員工認識到保密工作的重要性,防止在外來參觀、咨詢或洽談業務中泄露。教育階段制作培訓記錄,要求參加人員簽名。

2.1.1 .7.8健全員工人事資料

企業應當建立健全員工人事資料,如員工的學曆、專長及有無發明等資料,一方面企業可用來參考以決定分派員工擔任適當的職位,另一方面,當未來和員工有商業秘密相關的爭議時,也可供執法機關據以認定員工究竟有無創作能力及是否竊取公司機密等問題。另外,企業還應具體告知並詳細記載員工的職務範圍,以避免將來在是否構成職務技術成果上造成不必要的爭議。

2.1.1 .7.9指導客戶購買雇員忠誠保險

2.1.1 .7.9.1雇員忠誠保險,又稱誠實保證保險,承保雇主因雇員的不誠實行爲,如盜竊、貪汙、侵占、非法挪用、故意誤用、僞造、欺騙等而受到的經濟損失。這種保險一般由雇主投保,以其正式雇員的誠實信用爲保險標的。雇員忠誠保險是承保投保人雇員的人品,因此,保險人承保時要了解所承保雇員過去的工作經曆,有無不誠實的記錄,每次轉換工作的原因和家庭、工作狀況等。如果保險人了解到雇員的品格有問題,通常不予承保。

2.1.1 .7.9.2雇主及其代理人一旦發現其雇員有侵犯商業秘密的行爲,應當隨時通知保險公司,保險公司有權審查雇主提供的索賠說明書,財務計算報告及其他單證;雇主除有責任向保險公司提供情況外,還應積極協助保險公司,向侵犯商業秘密的雇員進行追償,或從雇主應付給上述雇員的報酬中扣回保險公司已支付的賠款。在保險期間,雇員侵犯商業秘密行爲造成損失的發現期,一般爲六個月,雇主必須在上述期限內提出索賠,如有變更雇傭條件和減少雇員報酬的情況出現,雇主也應及時通知保險公司。當然雇主在購買忠誠保險的同時,也應做好各類防止商業秘密泄露的預防措施,如果因爲雇主沒有采取必要的預防措施而造成財産損失,可能無法得到賠償。

2.1.1 .8指導客戶確定商業秘密的保密期限

由于商業秘密的價值周期難易確定和保密安排多又不易把握,因此商業秘密的保密期限一般不宜明確確定,應當由權利人根據情況變化隨機掌握。但在特殊情況下,對于特定信息預先設定一個保密期限是必要的。如正在申請産品專利的屬于商業秘密的技術或經營信息、一旦産品進入市場就可能被破解和仿制的信息、或者一旦實施就無異于公開的信息,就應當具有明確的保密期限。另外,我們亦要注意,有目的的公開、轉讓和激活一些閑置或者過時的商業秘密對企業有利而無害。

2.1.1 .9幫助客戶完成專有技術的審查

2.1.1 .9.1商業秘密中的技術信息一般稱之爲專有技術,律師在爲客戶提供專有技術開發、合作、轉讓或者許可,以及爲客戶建立商業秘密內部管理體系等非訴項目時,應注意以下幾點:

2.1.1 .9.2確定專有技術的範圍和特征

專有技術通常表現爲技術文檔、圖紙等載體形式,客戶通常要求將整套技術文檔或圖紙全部作爲商業秘密來進行保護,而這些技術中可能包括了公知非專利技術、專利技術及專有技術。遇到這類情況,律師應要求客戶指派專業技術人員提供專業技術背景資料,確定專有技術的範圍及技術特征,爲專有技術的審查做好前期准備。

2.1.1 .9.3專有技術的範圍及技術特征一旦被確定,律師應根據商業秘密構成要件對該專有技術進行審查。

對專有技術進行“非公知性”審查,其實質是在排除被審查的專有技術不屬于公知非專利技術、專利技術的過程,一般需要委托專業檢索或咨詢機構就該專有技術是否爲“不爲公衆所知悉”出具報告。

即便該專有技術經審查被確認屬于商業秘密,由于專有技術可能因專利及非專利技術進入公共領域而喪失新穎性,律師對此應向客戶作出風險提示;對于周期較長的非訴項目,應考慮安排對專有技術進行分階段的動態審查。

2.1.2 對外

在對外協作過程中需要涉及技術秘密的,應當與對方簽訂技術秘密保護協議,阻止其可能利用商務之便掌握商業秘密成爲競爭對手,同時阻止其可能向第三方泄密。

2.1.2 .1指導客戶與供應商簽訂《保密協議》。

2.1.2 .2指導客戶與經(代) 銷商簽訂《保密協議》。

2.1.2 .3指導客戶與會計師事務所等可能接觸商業秘密的中介機構簽訂《保密協議》。

2.1.2 .4指導客戶在技術轉讓或委托開發合同中增加保密條款或另行簽訂《保密協議》。

2.1.2 .5指導客戶在可能涉及自己商業秘密的項目談判之前,與對方簽訂《保密協議》。

2.1.2 .6指導客戶與其他可能接觸或持有商業秘密的合作夥伴簽訂《保密協議》。

科技成果完成單位與其他單位合作進行科技成果轉化的,合作各方應當就保守技術秘密達成協議;當事人不得違反協議或者違反權利人有關保守技術秘密的要求,披露、允許他人使用該技術。

2.1.2 .7以上內容均可以單獨簽訂《保密協議》也可以將保密條款包含在業務合同當中。

2.1.3 避免侵權糾紛

律師應當認識到,除幫助客戶建立完善的自有商業秘密維護機制外,指導客戶建立相應的機制,以免其卷入不必要的侵權訴訟當中去,也是律師的重要工作任務之一。

2.1.3 .1指導並協助客戶在招用競爭對手的技術、經營骨幹時進行一定的調查,主動了解該人員在原單位所承擔的保密義務和競業限制義務,並提醒客戶自覺尊重上述協議, 避免侵權。

客戶單位在招聘活動中一般不得聘用下列人員:

(一)從事國家機密工作或者曾經從事國家機密工作尚在規定的保密期限內的;

(二)有違法、違紀嫌疑正在依法接受審查尚未結案的;

(三)國家和本市重點工程、重點科研項目的主要技術人員和管理人員,尚未完成規定任務前,未經單位同意的;

(四)由上級主管部門任命、委派的管理人員、專業技術人員在任期內未經主管部門同意的;

(五)尚未與原單位解除合同或者辦理合法辭職、調動手續的;

(六)法律、法規規定不能流動的其他人員。

2.1.3 .2要求受聘人員提供原單位的《退工證明》等手續。

2.1.3 .3制作專用《調查書》、《保證書》,要求受聘人員填寫並存檔。

2.1.3 .4在沒有合法依據的情況下,避免使用受聘職工帶來的原單位的商業秘密。

2.1.3 .5使用受聘人員提供的信息前,應充分了解其信息的來源,並要求提供者出具來源合法的書面《說明》。

2.1.3 .6指導客戶保存通過反向工程或其他正當途徑掌握他人商業秘密的所有材料,必要時可進行公證。

第二節 非訴訟途徑解決侵權的法律服務

2.2.1 轉換保護方式

律師應當認識到,商業秘密的價值就在于它的秘密性,一旦秘密遭到他人的破壞,再通過其他途徑進行彌補,無論如何,都難恢複到圓滿的狀態。因此,當發現商業秘密遭到侵害時,律師應及時向客戶提出建議,結合實際情況,考慮轉用專利等其他方式進行權利保護,也即“轉地下保護爲地上保護”。

2.2.2 和解

2.2.2 .1作爲權利人代理人

律師應當注意到,以民事、行政、刑事等法律途徑解決糾紛,都難免會在不同程度上造成商業秘密的進一步擴散,也即“二次汙染”,所以和解應該是解決相關問題時首先要考慮的方案。侵犯商業秘密案件和解之前應做好以下工作:

2.2.2 .1.1充分了解被侵權公司和侵權公司的資産、信譽等狀況,並據此分析和解成功的可能性及侵權方支付賠償款的能力。

2.2.2 .1.2按照訴訟的要求,充分完整的收集好侵權方的侵權證據。

2.2.2 .1.3依據現有立法及實踐經驗,結合手頭證據,分析勝訴的可能性。

2.2.2 .1.4依據現有立法及實踐經驗計算出“如果訴訟的話”可能得到支持的賠償額,並依此確定與侵權方和解時的最高價位及最低價位。

2.2.2 .1.5綜合以上分析,制訂出類似“最滿意的方案”、“較滿意的方案”、“勉強可以接受的方案”、“絕對不可接受的方案”等若幹談判方案。

2.2.2 .1.6准備好談判不成功後的下一步方案。

需特別提醒律師的是,向對方公開提出和解之前,必須做好下一步訴訟的准備,尤其是侵權方侵權的證據必須收集齊全。否則,貿然提出和解,無異于通知侵權方提前隱匿侵權證據,這不但對和解不利,于下一步的訴訟也將帶來不可彌補的損失。

律師應當注意,和解在行政救濟,刑事自訴,民事訴訟過程中都可以適用。

2.2.2 .2作爲侵權人代理人

作爲被控侵權方代理人參與有關侵權賠償的談判也是律師商業秘密法律服務業務的重要內容之一。作爲談判代表,律師應做好以下工作:

2.2.2 .2.1與被控方進行充分的溝通,並對被控方實際是否存在侵害他人商業秘密的權利及可能要承擔的法律責任作出初步的判斷;

2.2.2 .2.2積極的與指控方進行溝通,盡可能了解其手中掌握的有關被控方侵權的證據的情況及數量;

2.2.2 .2.3結合現有證據,依據現有法律及實踐經驗,判斷被控方行爲的法律性質及後果;

2.2.2 .2.4根據以上法律分析,會同被控方作出“不接受和解”或“接受和解”的決定,如接受和解,還需進一步按“可以接受”、“勉強可以接受”、“絕對不能接受”等幾個檔次擬定談判方案。降低賠率和減少可能的賠付。

2.2.2 .2.5代爲提出異議

認爲自己信息的秘密性遭到破壞以後,“權利人”可能會采用申請專利等方式尋求其他方式的保護,此時,律師可視具體情況,作爲被控侵權方的代理人針對其專利申請或獲利權等提出異議。

2.2.3 行政救濟

2.2.3 .1作爲權利人代理人

2.2.3 .1.1確定管轄

2.2.3 .1.1.1各級人民政府應當采取措施,制止不正當競爭行爲,爲公平競爭創造良好的環境和條件。

2.2.3 .1.1.2縣級以上人民政府工商行政管理部門對不正當競爭行爲進行監督檢查;法律、行政法規規定由其他部門監督檢查的,依照其規定。

2.2.3 .1.1.3確定級別管轄

縣級、市級工商管理機關管轄本轄區內發生的案件;

省級工商管理機關管轄本轄區發生的重大、複雜案件;

國家工商管理機關管轄跨區重大、複雜案件。

2.2.3 .1.2確定證據

2.2.3 .1.2.1權利人(申請人)認爲其商業秘密受到侵害,向工商行政管理機關申請查處侵權人的侵權行爲時,應當提供商業秘密及侵權行爲存在的相關證據。被控侵權的單位和個人(被申請人)及利害關系人、證明人,應當如實向工商行政管理機關提供有關證據。

2.2.3 .1.2.2權利人能證明被申請人所非法使用的信息與自己的商業秘密具有一致性或者相同性,同時能證明被申請人有獲取其商業秘密的條件,而被申請人不能提供或者拒不提供其所使用的信息是合法獲得或者使用的證據的,工商行政管理機關可以根據有關證據,認定被申請人有侵權行爲。

2.2.3 .1.3根據程序向工商行政管理機關和保密機關舉報

舉報方式:

書面形式(書面材料、信函、電報、傳真、電子郵件、其他)

口頭形式(電話、口述、其他)

2.2.3 .1.4辦理手續,提交材料

2.2.3 .1.4.1提交要求立案查處的申請並同時提交主要證據材料;

2.2.3 .1.4.2 申請行政強制措施,要求返還載有商業秘密的資料或停止侵權;

2.2.3 .1.4.3提出賠償要求並申請調解。

2.2.3 .1.5特別事項:提交強制措施的書面保證

2.2.3 .1.5.1對被申請人違法披露、使用、允許他人使用商業秘密將給權利人造成不可挽回的損失的,應權利人請求並由權利人出具自願對強制措施後果承擔責任的書面保證,工商行政管理機關可以責令被申請人停止銷售使用權利人商業秘密生産的産品。

2.2.3 .1.6結果:工商部門將依法作出處罰,采取強制措施,但有關賠償只能進行調解。

律師應該注意到,在向行政機關舉報的同時,還可就相關賠償事宜另行依法向法院提起民事訴訟。

2.2.3 .1.7 參照前述2.2.2.1的方法,與侵權方進行和解。

2.2.3 .2作爲侵權人代理人

2.2.3 .2.1 參照2.2.2.2的方法,與申請行政救濟方進行和解。

2.2.3 .2.2了解處罰法律依據

國家工商行政管理局《關于禁止侵犯商業秘密行爲的若幹規定》

第七條 違反本規定第三條的,由工商行政管理機關依照《反不正當競爭法》第二十五條的規定,責令停止違法行爲,並可以根據情節處以1萬元以上20萬元以下的罰款。

工商行政管理機關在依照前款規定予以處罰時,對侵權物品可以作如下處理, 但權利人同意收購、銷售等其他處理方式的除外:

(一)責令並監督侵權人將載有商業秘密的圖紙、軟件及其他有關資料返還權利人。

(二)監督侵權人銷毀使用權利人商業秘密生産的、流入市場將會造成商業秘密公開的産品。

2.2.3 .2.2.1 律師應查找相關法定或酌定的減少或免除處罰的法律依據,並幫助被侵權方收集符合相關法律依據的事實證據。

2.2.3 .2.3收到行政機關調查或接到處罰通知後,律師應具體分析案情,選擇以下方案。

2.2.3 .2.3.1確已構成侵權:主動接受處罰,並就有關賠償問題與權利人進行協商。

2.2.3 .2.3.2確未構成侵權:參照民事訴訟的要點,及時提出抗辯理由並提交證據;接到處罰通知後60日內提出行政複議或在三個月內提起行政訴訟。

第三章 訴訟案件代理

律師應當認識到,隨著市場競爭的日益激烈,有關商業秘密的糾紛越來越多,如何解決糾紛,維護客戶權益,律師大有作爲。

第一節 代理刑事訴訟案件

3.1.1 作爲受害人代理人

律師應當注意到,通過刑事途徑,往往能更加有效地對權利人實施保護,使權利人更快、更好的獲得賠償。尤爲關鍵的是,通過刑法途徑可以立即制止侵權人繼續泄露信息,防止擴散,同時也可以收集到一些在民事訴訟當中無法自行收集到的證據。

3.1.1 .1接受委托,辦理相關手續,簽署《委托協議》、《授權委托書》,開具律師事務所介紹信。

3.1.1 .2代理原告向公安,安全,檢察,法院等司法機關報案或尋求相應司法救濟

3.1.1 .3在法庭審理中,律師協助或代理委托人行使訴訟權利

3.1.1 .3.1 經審判長許可,幫助被害人或者附帶民事訴訟的原告在庭審中向被告人發問。

3.1.1 .3.2經審判長許可,幫助被害人或者附帶民事訴訟的原告在庭審中向證人或者鑒定人發問。

3.1.1 .3.3 經審判長許可,幫助被害人或者附帶民事訴訟原告對證據和案件情況發表意見,進行辯論。

3.1.2 作爲刑事自訴人的代理人

3.1.2 .1直接向法院提起刑事訴訟。

被害人有證據證明的侵犯知識産權刑事案件,直接向人民法院起訴的,符合自訴條件的,人民法院應當依法受理;民事案件審理中發現犯罪嫌疑線索,符合刑事自訴條件的,應當告知權利人可以同時提起刑事自訴。

3.1.2 .2收集證據

3.1.2 .2.1確定侵犯商業秘密罪的構成要件,如下:

A. 主觀上具有犯罪故意;

B. 客觀上具有非法獲取、披露、使用或允許他人使用商業秘密的行爲;

C. 侵權行爲給權利人造成重大損失(這裏的“重大損失”指直接經濟損失50萬元,或導致權利人公司,企業破産,倒閉或瀕臨倒閉等嚴重後果)。

3.1.2 .2.2證明被告侵犯商業秘密的具體行爲:

(一)以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密的;

(二)披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密的;

(三)違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求,披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密的。

明知或者應知前款所列行爲,獲取、使用或者披露他人的商業秘密的,以侵犯商業秘密論。

3.1.2 .2.3可以委托知識産權司法鑒定中心進行專業的鑒定。

3.1.2 .2.3.1案件涉及的專門性問題需要鑒定的,由雙方當事人協商確定的有鑒定資格的鑒定機構、鑒定人鑒定;協商不成的,由人民法院依法指定的有鑒定資格的鑒定機構、鑒定人鑒定。沒有上述鑒定機構、鑒定人的,由具有相應技術水平的專業機構、專業人員鑒定。該專業機構、專業人員一般是相關技術領域的權威機構或專家,應當具有相應技術領域的專門性知識、技能和必要的鑒定設備、條件。

3.1.2 .2.3.2知識産權司法鑒定中心接受商業秘密類案件的鑒定委托,鑒定權利人主張的信息是否不爲公衆所知悉;權利人主張的信息是否具有經濟性、實用性;被控侵權方的信息與權利人的非公知信息是否相同或相似;其他。委托時提供一定的材料:權利人對非公知信息的主張及說明材料;權利人相應于非公知性主張的客觀材料;被控侵權人的相應客觀材料;被控侵權方提供的、用以否定非公知性的公開資料;說明文件;其他。鑒定結束,要求撰寫《鑒定報告書》,其中應寫明權利人所主張的非公知信息、該信息的公知性判斷、被控侵權人的技術信息、雙方信息的對比等項內容。

3.1.2 .2.3.3律師應注意到,由于通過刑事途徑,往往能更快、更好的獲得賠償,通過刑事途徑往往可以立即制止侵權人繼續泄露信息,防止擴散,同時也可以收集到一些在民事訴訟當中無法自行收集到的證據,所以,當事人往往願意先走刑事程序。但是商業秘密案件大多涉及行業中的簡短或者前沿性的專業知識,因此辦案人員不可能僅憑自身知識就做出是否構成犯罪、産生侵權的判斷,所以,此類案件中的技術鑒定就顯得尤爲重要。

3.1.2 .3在法庭審理過程中,律師協助或代理委托人行使如下訴訟權利:

(1)陳述案件事實;(2)出示宣讀證據,並闡明證據說明的事實;(3)請求法庭通知證人、鑒定人等出庭作證;(4)經審判長許可,向被告、證人等發問;(5)對各項證據發表意見。

3.1.2 .4 可尋求與被告人在庭外和解,參照2.2.2.1的相關內容;或在法官的主持下,與被告達成調解協議。

3.1.3 作爲被告代理人

3.1.3 .1接受委托,辦理相關手續,簽署《委托協議》、《授權委托書》,開具律師事務所介紹信。

3.1.3 .2審查管轄

3.1.3 .3持《授權委托書》及律師執業證,依據法律的規定,按各階段的賦權到有關機關查閱、摘抄、複制與本案相關的文件材料。

3.1.3 .4會見當事人,攜帶必要證件,聽取當事人的陳述和辯解。

3.1.3 .5調查收集證據,根據案件需要申請法院收集證據。

3.1.3 .6在法庭審理過程中,作爲侵犯商業秘密案件被告辯護人,律師應從以下幾面進行辯護:

3.1.3 .6.1原告信息不構成商業秘密,即商業秘密不符合“三性”。(具體要點參照民事部分)

3.1.3 .6.2起訴被告侵權的事實不清,證據不足。

需提醒律師注意的是,民事訴訟中的“相似加接觸”原則在刑事訴訟中是不能采用的,因爲“相似加接觸”原則只是一個蓋然性的證明標准,這一證明標准目前來講在刑事訴訟中不能簡單的適用。

3.1.3 .6.3造成損失的數額沒有達到犯罪構成標准。

律師應注意,構成侵犯商業秘密罪的起點是造成經濟損失50萬元以上。

3.1.3 .6.4主觀上沒有犯罪的故意,不具備犯罪構成的主觀要件。

律師應注意的是,構成侵犯商業秘密罪的主觀要件只能是故意,疏忽大意的過失或過于自信的過失都不能構成侵犯商業秘密罪。

3.1.3 .7了解被告侵犯商業秘密,刑事法律責任的規定

3.1.3 .7.1任何人實施侵犯商業秘密的行爲,給商業秘密的權利人造成重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;造成特別嚴重後果的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。給商業秘密的權利人造成損失數額在五十萬元以上的,屬于“給權利人造成重大損失”; 給商業秘密的權利人造成損失數額在二百五十萬元以上的,屬于“造成特別嚴重後果”。

3.1.3 .7.2單位實施侵犯商業秘密的行爲,按照《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識産權刑事案件具體應用法律若幹問題的解釋》和《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識産權刑事案件具體應用法律若幹問題的解釋(二)》規定的相應個人犯罪的定罪量刑標准定罪處罰。

3.1.3 .7.3注意:首先,侵犯商業秘密罪是可以構成單位犯罪,單位犯罪的按照相應個人犯罪的定罪量刑標准的三倍定罪量刑;其次,依據《最高法、最高檢關于辦理知識産權刑事案件的司法解釋(一)、(二)》,給權利人造成經濟損失50萬元以上的屬于造成重大損失可以追究刑事責任,並且權利人可以直接自訴。對于50萬元損失的構成標准,各地法院要求不一,有的法院認可鑒定結論得出的50萬元以上損失即可認定構成犯罪;有的地方法院要求發生實際發生的損失才定罪。前者鑒定可以報告成本置換法損失,後者則要求嚴格。

3.1.3 .8 提出免除,減輕當事人刑事責任的意見。

3.1.3 .9 在刑事自訴案件中,尋求與原告的和解,參照2.2.2.2的相關內容;或在法官的主持下,與被告達成調解協議。

第二節 代理民事訴訟案件

3.2.1 作爲原告的代理人

通過民事訴訟方式解決糾紛是一種常用的手段,作爲訴訟代理人的律師應考慮並做好以下幾方面的工作。

3.2.1 .1接受委托,辦理相關手續,簽署《委托協議》、《授權委托書》,開具律師事務所介紹信。

3.2.1 .2向委托人解釋,並與之討論本案,包括案件是否屬于人民法院管轄;起訴是否符合《民事訴訟法》第一百零八及其規定;與案件有關的法律規定;訴訟當事人的各項權利和義務。

3.2.1 .3訴訟前准備

3.2.1 .3.1明確被告

被告可以是違反保密義務的主體

在員工受聘引起的商業秘密侵權糾紛案件中:

3.2.1 .3.1.1將受聘職工與其所在單位列爲共同被告

律師應注意到,該方案的優點是:能更好的獲得賠償並能夠比較徹底的解決問題;缺點是:容易讓受聘職工與其所在單位團結起來,從而增強被告方的對抗力。

3.2.1 .3.1.2僅將受聘職工列爲被告

律師應當注意到,僅將跳受聘工列爲被告,能較好的將其孤立,利于在適當的時候與其和解或調解;不利之處是,僅將受聘職工列爲被告,其賠償能力有限,且不足以讓其所在單位停止使用原告的商業秘密。

3.2.1 .3.1.3僅將侵權(人)單位列爲被告,不涉及受聘職工

在因受聘職工進入新單位而引起的原單位與新單位的糾紛中,如果職工受聘的原因在于新單位不正當的勸誘,可以新單位爲被告,這樣在訴訟中受聘職工出于利害關系可能會作有利于原告的陳述。

3.2.1 .3.2明確管轄地及管轄部門

3.2.1 .3.2.1管轄地

律師可按實際情況選擇在被告所在地或侵權行爲地進行起訴,級別上一般由中級人民法院或者經批准的基層法院管轄。需提醒律師注意的是,侵權行爲地包括行爲地也包括行爲結果地,行爲地包括生産行爲地也包括銷售地或允諾銷售地,結果地即爲結果所在地但不能直接理解爲原告所在地。

3.2.1 .3.2.2管轄部門

在侵權人同時又是權利人職工的時候,有關商業秘密糾紛往往會遇到勞動仲裁部門以“涉及商業秘密侵權糾紛應該由法院管轄”不予受理,法院又以“涉及勞動糾紛”也不予受理的尴尬局面。對此,一般的做法是,單純涉及商業秘密糾紛而不涉及其他勞動糾紛的案件應由法院直接受理,涉及商業秘密糾紛也同時涉及其他勞動糾紛的應由勞動仲裁部門受理。

3.2.1 .3.3考查訴訟時效

3.2.1.3.3.1知道或應該知道侵權行爲之日起兩年內,可主張所有侵權損失。

3.2.1 .3.3.2知道或應該知道侵權行爲之日起已過兩年,只能主張起訴之日前兩年內的損失。

3.2.1 .3.4確定訴訟請求

3.2.1 .3.4.1在立案之前應盡量依據所掌握的證據准確的確定案由和訴訟請求範圍。如果在立案時確實無法准確認定案由的,可先以比較大的案由來立案,在舉證期限屆滿前再選擇一個比較適合此案的准確案由。因爲依據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若幹規定》,在舉證期限完畢以後,原告不得再變更訴訟請求。因此,原告必須在舉證期滿之前把案由和所主張的權利範圍確定下來,如果在舉證期滿後再想變更或增加訴訟請求將不會得到法院的支持,若必須變更或增加訴訟請求的,則須另行起訴,這樣將會增加原告的訴訟成本,也有可能喪失訴權。

3.2.1 .3.4.2律師可視具體情況,提出以下訴訟請求:

(1) 停止侵害(適用于起訴時侵權行爲仍在持續的案件);

可以包括:一、要求侵權人停止侵權行爲;二、要求侵權人將載有權利人商業秘密的圖紙、軟件及其他資料返還或銷毀;三、要求銷毀適用權利人商業秘密生産的、流入市場將會造成商業秘密公開的産品;四、要求侵權人保守商業秘密的權利。

(2) 賠禮道歉、消除影響(適用于侵權並致權利人信譽受損的案件);

(3) 賠償損失(適用于侵權並造成損害的案件);

(4) 返還財産(適用于侵權人占有了權利人附有商業秘密信息的物質載體的案件, 例如:技術圖紙等);

(5)消除危險(適用于侵權人占有了權利人附有商業秘密信息的載體,尚未披露或擴散,但隨時可能披露或擴散的案件);

(6)排除妨礙(適用于侵權行爲妨礙了權利人權利的行使的案件)

3.2.1 .3.5收集證據

3.2.1 .3.5.1收集原告主體資料,例如:企業營業執照等。

3.2.1 .3.5.2確定原告有該信息的合法使用權。例如:許可使用合同等。

3.2.1 .3.5.3確定該信息被原告采取了保密措施,例如:與被告簽訂的保密合同、保密協議等。

3.2.1 .3.5.4確定該信息的實用性,即是爲原告帶來的經濟利益或潛在利益。例如:企業營銷情況表等。

3.2.1 .3.5.5可委托專業機構進行鑒定,確定該信息是不爲公衆所知的技術、經營信息。例如:持有專家意見書等。

3.2.1 .3.5.5.1鑒定的內容:爭議信息是否符合商業秘密的非公知性等專業性問題。

3.2.1 .3.5.5.2鑒定的證明力:律師應對鑒定結論的可采信度以及證明力進行認證,如:對于涉案專有技術點的歸納是否符合業內標准?對于檢索關鍵詞的確定是否准確?對于檢索方法和範圍的確定是否客觀和公正?上述3個方面對于鑒定結論的影響是非常重大的,涉案專有技術點的歸納將直接影響檢索關鍵詞的確定;即便正確選擇了檢索關鍵詞,若檢索範圍過窄或者檢索方法不當,都將影響鑒定結論的證明效力。

3.2.1 .3.5.5.3比對鑒定:當涉案的專有技術被認定屬于商業秘密後,鑒定機構還需要對侵權人是否使用了該專有技術進行鑒定,在法律上稱之爲“因果關系認定”(俗稱“比對”鑒定)。

3.2.1 .3.6證據保全

律師應該認識到,提出證據保全是該類案件中原告獲勝的重要保障,具體方式可采用訴前證據保全也可采用訴中證據保全。

3.2.1 .3.6.1在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下,訴訟參加人可以向人民法院申請保全證據,人民法院也可以主動采取保全措施。

3.2.1 .3.6.2當事人亦可以向公證機關申請證據保全

公證證據具有推定爲真的效果。《民事訴訟法》第67條規定:“人民法院對經過公證證明的法律行爲、法律事實和文書,應當確認其效力。但是,有相反證據足以推翻公證證明的除外”。

公證機關對證據進行保全,其效果與法院依職權所進行的保全,是相等的。在訴前,當事人能夠充分運用公證機關收集、保全證據,是一個做好訴前准備的有效措施。

當事人在訴訟前和訴訟開始後,都可以向公證機關提出證據保全的申請。

訴前保全:需要說明的是,從保護原告利益以及爲防止被告毀滅證據角度來看,采用訴前證據保全應該是首選的方式。一般情況下,要法院受理訴前保全的申請是有一定難度的。保全的要求一般是權利人應提出被保全的商業秘密載體可能滅失,並足以引起或擴大權利人的利益損失。

訴中保全:與訴前證據保全相比,訴中證據保全有明確的法律依據,法院的受理條件與程序也較爲明確,所以對于提出的申請,法院一般都會受理。

3.2.1 .3.6.3爲了保證保全的實現,法院一般會采用先保全同時送達訴狀或後送達訴狀的辦法進行操作。一般應對以下證據提出保全:

(1) 關于被告有侵權行爲的證據。比如,被告持有原告客戶名單、技術資料的事實等。

(2) 關于被告獲利情況的證據。比如,被告的生産、銷量、利潤等財務資料。

3.2.1 .3.7向法院提出采取臨時措施的申請

律師應該認識到,訴前向法院提出采取臨時措施的申請,是防止商業秘密進一步擴散,防止損失擴大的有力保障,具體法律依據可適用《民事訴訟法》中關于先予執行和財産保全的條款。

需要注意的,實踐中怎麽操作,法院是不是會同意采取這樣的措施,這是一個難題,需要在個案中予以把握。

3.2.1 .3.7.1確定申請人符合申請條件:

3.2.1 .3.7.1.1申請人必須是專利權人或者利害關系人

3.2.1 .3.7.1.2申請人必須提供證據,證明他人正在實施或者即將實施侵犯其商業秘密的行爲,並且證明這種侵權行爲如不及時制止,申請人的合法權益將會受到難以彌補的損害。

3.2.1 .3.7.2選擇措施形式:

3.2.1 .3.7.2.1責令停止有關行爲,即申請法院責令停止申請人認爲是侵犯其權利的行爲。

3.2.1 .3.7.2.2申請法院采取財産保全措施。

3.2.1 .3.7.3措施采取後:

代理人在人民法院采取臨時措施後,應當在15日內向人民法院提起訴訟,15日內不起訴的,人民法院會解除所采取的臨時措施。

3.2.1 .3.7.4特別事項:因原告要爲臨時措施的采取提供擔保,而且一旦申請錯誤還將爲此承擔賠償責任,所以律師代爲提出臨時措施時還需謹慎。

3.2.1 .3.8撰寫訴狀

律師在撰寫訴狀時應注意,商業秘密侵權案件,往往會涉及到侵權之訴和違約之訴競合,其二者只能擇一,且法律適用、法律後果、管轄都會有所不同,因此,在訴狀撰寫時應視具體案情,或者將訴由明確,或者先請求面寬一點,等到法庭上合議庭要求明確時再來選擇。

3.2.1 .4法庭審理

當事人指稱他人侵犯其商業秘密的,應當對其擁有的商業秘密符合法定條件、對方當事人的信息與其商業秘密相同或者實質相同以及對方當事人采取不正當手段的事實負舉證責任。其中,商業秘密符合法定條件的證據,包括商業秘密的載體、具體內容、商業價值和對該項商業秘密所采取的具體保密措施等。

注意: 當事人向法院提供證據證明的信息,應是需要經過訴訟而保護的技術信息或經營信息,並應指出具體的保護範圍,確定秘密點。

3.2.1 .4.1證明原告商業秘密存在的證據,即商業秘密的認定

3.2.1 .4.1.1有一定的技術、經營信息存在及其具體內容。技術信息是有關生産制造方面的信息,一般包括公式、圖樣、程序、設計、方法、技藝、工序、配方、彙編等;經營信息是有關經營和決策方面的信息,涉及一個企業組織的機構、財務、人事、經營等方面,一般包括企業組織機構的變更計劃、企業人員改組調配計劃,企業經營資信狀況,企業財務預測、資産購置計劃、産品推銷計劃、廣告計劃、客戶檔案、原料來源、經營貿易額、價格底牌等與市場經營相關的信息。這些證據的形式可以是圖紙,也可以是實物。

3.2.1 .4.1.2信息是不爲公衆知悉的

判斷某一信息是否爲公衆所知悉時,考慮以下因素:該信息是否在國內外公開出版物中有記載;該信息是否通過在國內使用而公開;該信息是否通過公開的報告會、交談、展覽等方式而公開;該信息是否爲所涉信息範圍內的人的一般常識或者行業慣例;獲得該信息的難易程度,包括信息持有人獲得或者産生該信息所付出的努力和代價,以及他人獲悉該信息所付出的努力和代價。

3.2.1 .4.1.3該信息已經原告采取保密措施。

保密措施的證據一般包括以下幾個方面:一是對技術信息載體加強管理的有關規定。如篩選保密文件,確定保密期限,加蓋保密印章,資料的複制和銷毀等規章制度。二是在全體職工大會上或有關技術人員會議上提出保密要求。三是對涉及技術秘密的場所和人員制定嚴格的保密制度。四是保密約定,即權利人與特定的對象訂立保密合同,明確權利與義務,等等。

具有下列情形之一,在正常情況下足以防止涉密信息泄漏的,應當認定權利人采取了保密措施:

(一)限定涉密信息的知悉範圍,只對必須知悉的相關人員告知其內容;

(二)對于涉密信息載體采取加鎖等防範措施;

(三)在涉密信息的載體上標有保密標志;

(四)對于涉密信息采用密碼或者代碼等;

(五)簽訂保密協議;

(六)對于涉密的機器、廠房、車間等場所限制來訪者或者提出保密要求;

(七)確保信息秘密的其他合理措施。

3.2.1 .4.1.4該信息具有實用性,且能爲原告帶來現實的經濟利益或潛在的競爭優勢。

律師應該注意到,信息的存在及其管理性是需舉證證據中的核心,證明標准也比較高; 而有關實用、價值性的證明一般都比較容易,證明標准也比較低,有時甚至因爲是“顯而易見”的而不要求舉證;有關非公知性的證明責任無需由原告承擔。

3.2.1 .4.2該信息系原告所有或擁有合法使用權

3.2.1 .4.2.1對于侵犯商業秘密行爲,商業秘密獨占使用許可合同的被許可人提起訴訟的,人民法院應當依法受理。

排他使用許可合同的被許可人和權利人共同提起訴訟,或者在權利人不起訴的情況下,自行提起訴訟,人民法院應當依法受理。

普通使用許可合同的被許可人和權利人共同提起訴訟,或者經權利人書面授權,單獨提起訴訟的,人民法院應當依法受理。

3.2.1 .4.2.2注意:考慮原告是否有合法使用權,是在判斷是否構成知識産權濫用,知識産權的濫用可能會與反壟斷法發生沖突。

滿足知識産權濫用行爲的構成要件:1)主體爲享有合法壟斷地位的權利擁有人或獨占實施的被許可人;2)客體是行爲人的行爲損害了社會公共利益或者他人合法權利;3)主觀上行爲人大多是故意;4)客觀方面是采取了限制或排除競爭之行爲。

3.2.1 .4.2.3注意:知識産權與反壟斷法的對立統一

商業秘密屬于知識産權的範圍,是一種專有技術。專有技術的存在是對競爭自由的相對限制。而《中華人民共和國反壟斷法》規定的三種壟斷行爲,即:經營者達成壟斷協議;經營者濫用市場支配地位;具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中,就與商業秘密形成了極大的矛盾。反壟斷法針對三種行爲進行控制、約束,從而使市場能在公平的前提下讓經營者能夠自由競爭。兩者不但在競爭政策上不同,他們保護的對象也是不同的,知識産權中的商業秘密保護的是經營者等,即商業秘密的權利人,而但反壟斷法限制的是經營者,保護的消費者權益繼而達到保持市場穩定。兩者雖然矛盾,但又是缺一不可的。因爲知識産權的過度保護會引起競爭的失衡進而被反壟斷法所不容,而反壟斷法事無巨細的前後審查又會破壞競爭主體意思自治和創新積極性。所以知識産權和反壟斷兩者互相牽制,反壟斷法不完全退出知識産權保護領域,使保護知識産權與防止權利人濫用權利方面尋求一個平衡點。

3.2.1 .4.3原告舉證證明被告侵權行爲的存在

被告的具體侵權行爲, 詳見 3.1.1 .5.2

3.2.1 .4.3.1重點分析:

3.2.1 .4.3.1.1以不正當手段獲取商業秘密是指以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密,其行爲主體可以是企業內部人員,也可以是外部人員。非法獲取商業秘密的行爲本身就構成侵權,而不論行爲人獲取他人的商業秘密後是否公開或者利用。這種侵權行爲的一個顯著的特點是其手段的不正當性。盜竊是以非法占有爲目的的竊取他人財物的行爲;利誘是以非法占有爲目的,以給予利益或者許諾給予利益爲手段如行賄、許以要職等,從有關人員手中得到商業秘密的行爲;脅迫是指用威脅或要挾等方法欺詐有關人員透露其掌握的商業秘密;其他不正當手段是指欺詐或誘導他人泄密,或者用電子及其他方法進行偵查以獲取他人商業秘密的行爲。

3.2.1 .4.3.1.2.1披露以不正當手段獲取的商業秘密是指侵權人將權利人的商業秘密向他人公開,包括三種情況:

(1) 告知特定的人,這種告知使商業秘密爲該特定人非法占有,無論該人是否又向其他人公開,都不影響侵權的構成。

(2) 向少部分人公開,侵權人在某種私下場合談論其用不正當手段獲得的商業秘密,或在公共場所公開談論,這時的聽衆雖然是少數人,但屬于公衆的一部分,已經構成商業秘密爲社會公衆所知的事實。

(3) 向社會公開,侵權人通過信息媒體如報紙、雜志、廣播、電視等向社會傳播,將商業秘密公之于衆。這種公開的目的徹底破壞了商業秘密的新穎性,使其進入公知領域,以損害權利人的經濟利益,使其失去競爭優勢。

3.2.1 .4.3.1.2.2使用不正當手段獲取商業秘密的行爲使用包括兩種方式,直接使用和間接使用。直接使用是指侵權人在生産經營中進行有形使用,這種使用可能與生産活動有關,如利用獲得技術秘密生産産品、維修服務、更新設備等,也可能與經營活動有關,如運用所獲得商業秘密制作産品銷售計劃、開展業務咨詢等。間接使用是指侵權人將以不正當手段獲取的商業秘密用于科研活動中,表面上看不存在使用,實際上可以減少其科研經費、人員的投入,並能以更快的速度創造更大的成果,這也是一種使用行爲。

3.2.1 .4.3.1.2.3許可他人使用以不正當手段獲取的商業秘密。

侵權人將以不正當手段獲取的權利人的商業秘密提供給他人使用,這種提供他人使用的行爲可以是有償的,也可以是無償的,但不論其有償還是無償,只要是以不正當手段獲取的商業秘密,再允許別人使用,同樣構成侵權行爲。

3.2.1 .4.3.1.3違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求,披露、使用或者許可他人使用其所掌握的商業秘密.

3.2.1 .4.3.1.3.1與權利人有業務關系的單位和個人違反合同約定或者權利人的保密要求,披露、使用、許可他人使用其所掌握的權利人商業秘密。業務既包括與權利人生産經營活動有直接關系的業務,也包括與權利人的生産經營活動有間接關系的業務。具體而言,與權利人有業務關系的單位和個人包括:權利人的業務夥伴,如貸款銀行、供貨商、代理商、加工商等;支付使用費取得使用權的受讓方;爲權利人提供某種服務的外部人員,如高級顧問、律師、注冊會計師等;權利人以其商業秘密作爲投資的合作夥伴。上述單位和個人掌握權利人的商業秘密是有合法根據的,對權利人負有明示或者默示的保密義務。明示的保密義務是指與權利人之間訂有保密合同,或者權利人對其有明確的保密要求;默示的保密義務是指根據具體情況可以推出,如果侵權人不默示其承擔保密義務,權利人就不可能告知以商業秘密。

3.2.1 .4.3.1.3.2權利人的職工違反合同約定或者違反權利人的保密要求,披露、使用、許可他人使用其所掌握的權利人的商業秘密。爲保護商業秘密,我國已開始實行合理的競業禁止制度,企業與職工之間通過簽訂勞動合同或者保密合同,禁止本單位的職工在其任職期間或離職以後利用本單位的商業秘密從事與本單位相同的業務或其他與本單位競爭的行爲,從而有效地保護企業在市場競爭中不因其商業秘密泄漏而遭受損失。而單位職工在離職後,對原單位的重要商業秘密負有保密義務,可以說是一種默示義務。對于一般保密信息,離職職工則除非與權利人之間訂有明示的保密合同外,可以自由利用一般保密信息,但不得泄露或者許可他人使用。

3.2.1 .4.3.1.4明知或應知上述三項行爲而獲取、使用或者披露權利人的商業秘密

權利人以外的第三人,明知或應知某商業秘密是侵權人違反約定或者權利人的保密要求而披露的,該第三人仍然從侵權人處獲得、使用或者披露該商業秘密,構成侵權。第三人在不知道或者不應知道他人行爲違法而獲取、使用或披露權利人的商業秘密的行爲,屬于善意的行爲,不構成侵權。可見,第三人構成侵權必須具備兩個條件:一是第三人主觀上對他人的違法行爲明知或應知;二是第三人也實施了違法行爲,即獲取、使用、披露權利人的商業秘密。

3.2.1 .4.3.2注意A:關于侵權行爲是否存在,原告負有舉證責任,但其證明標准較低,一般只需證明到被告有接觸商業秘密的機會或能力即可。

3.2.1 .4.3.2.1證明被告占有、使用或披露的信息與原告的商業秘密信息相同或相似。

有關該方面的證據,律師可自行委托或申請法院委托科委或有關機構進行鑒定。

3.2.1 .4.3.2.2證明被告有接觸商業秘密的機會或能力。

3.2.1 .4.3.3注意B:原告若無法舉證證明被告的確實侵權行爲,舉證責任倒置,由被告舉證。被告要證明自己所使用信息的來源是合法的。

3.2.1 .4.4證明原告所花費用及損失的存在與數額。

費用:包括聘請律師的合理費用及調查所花費的合理費用。

損失:

3.2.1 .4.4.1原告損失可以計算的以原告損失爲准。

3.2.1 .4.4.1.1原告應當據于案情,提供相關的證據,如原、被告雙方的年産量,利潤率,侵權前後損失情況對比,雙方的年報表以及納稅情況,研制、開發該商業秘密的費用,轉讓該商業秘密的費用及其評估資料,被告的産品的市場占有情況、客戶變化情況,商業秘密披露的程度,等等。

3.2.1 .4.4.1.2原告銷量的減少或被告的銷量(以兩者間高者爲准)乘以原告利潤加上因侵權而致的商業秘密價值的降低(商業秘密未被完全公開)或商業秘密的無形評估價值的全部(商業秘密已被完全公開),如侵權導致商業秘密被公開,則可依據商業秘密的評估價值來確定損失的賠償,具體可根據研發成本、實施該商業秘密的收益、可得利益、可保持競爭優勢的時間等因素來確定。

3.2.1 .4.4.2原告自身損失無法計算的,或被告獲益高于原告損失的都可以被告獲益爲准,是以侵權人在侵權期間因侵權所獲利潤,即扣除成本和稅金以外的所有利潤作爲賠償額。因爲,被告的獲益也即被告侵權行爲對原告市場利潤的擠占,所以據此認爲被告獲益即原告損失也是可以的,並且還應當承擔被侵害的權利人因調查該侵害其合法權益的不正當競爭行爲所支付的合理費用。

對于違法將商業秘密出賣給他人的,以其違法出賣的收入爲賠償額;對于違法使用商業秘密進行生産經營活動的,以其獲得或增加的利潤爲賠償額。當利潤率無法查明時,可委托知識産權評估機構或者專家進行評估。

3.2.1 .4.4.3 以權利許可使用費的合理倍數作爲損失賠償額。

3.2.1 .4.4.4前三者均無法確定的,按法定賠償。按照《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若幹問題的解釋》第十七條的規定,“確定反不正當競爭法第十條規定的侵犯商業秘密行爲的損害賠償額,可以參照確定侵犯專利權的損害賠償額的方法進行”,即按照50萬元以下的標准來確定。

3.2.1 .4.5向法庭申請事實證人和專家證人出庭作證

3.2.1 .4.6特別事項:舉證責任轉移,當被告認爲其不構成侵權,則需證明原告的某項信息已爲公衆所知悉;被告的信息有合法來源。

3.2.1 .5 幫助或者代理當事人行使訴訟權利

3.2.1 .6 在民事訴訟中,按照2.2.2.1的內容尋求與被告的和解,或者在法官的主持下,與原告達成調解協議。

3.2.2 作爲被告的代理人

3.2.2 .1接受委托,辦理手續,簽署《委托協議》、《授權委托書》,開具律師事務所介紹信。

3.2.2 .2向委托人解釋,並與之討論本案。案件是否屬于人民法院管轄;起訴是否符合《民事訴訟法》第一百零八及其規定;與案件有關的法律規定;訴訟當事人的各項權利和義務。

3.2.2 .3調查收集證據

被告需向法院提供其使用的方法(或信息)的證據,如果不提供,人民法院可能根據查明的案件事實,(直接)認定被告是否構成侵權。

3.2.2 .4提交答辯狀

3.2.2 .5在法庭審理過程中,作爲侵犯商業秘密案件中被告方的代理人,律師應從以下幾面進行抗辯:

3.2.2 .5.1以原告的信息並不構成商業秘密爲由進行抗辯

3.2.2 .5.1.1訴爭信息已爲公衆所知悉(社會大衆或該行業中的普通人員可比較輕易的通過公開的手段取得),例如:

該信息已在國內外的書籍、報刊等媒體上公開;

該信息已被國內有關産品所公開;

經有關機構鑒定,該信息已是行業內通知技術。

3.2.2 .5.1.2訴爭信息不具有實用性、不能爲權利人帶來經濟利益,即被告可以舉出證據證明所謂的技術信息尚處于概念、意向階段等,還不具有確定的可應用性,目前也尚無法將其應用到實際當中,不能爲權利人帶來現實的或者潛在的經濟利益或者競爭優勢。

3.2.2 .5.1.3訴爭信息未經權利人采取保密措施或雖采取了保密措施,但顯然不足以保護該信息的秘密性,不足以讓他人知道該信息乃秘密信息。

3.2.2 .5.2以侵權行爲不存在爲由進行抗辯

3.2.2 .5.2.1被告使用的信息與原告的信息不相同也不相似。

關于這一點,律師可采用“密點對照”的方法進行分析,即將原告主張的秘密信息中的要點與被告使用的信息中的要點進行對照,以論證兩者間的相同及區別點。當然,律師也可直接申請有關機構對此進行鑒定。

3.2.2 .5.2.2被告沒有可以接觸到原告信息的條件與可能性。

3.2.2 .5.2.3被告的信息有合法來源,比如:

如果不能證明信息有合法來源,則可能被人民法院推定爲來源不合法。

3.2.2 .5.2.3.1使用已經原告許可同意;

3.2.2 .5.2.3.2使用系從其他第三方善意取得,而且從未收到原告關于不能使用該信息的通知;

3.2.2 .5.2.3.3被告使用的信息系被告自己獨立取得的,與原告信息無關(獨立取得,如:獨立開發獲得;反向工程獲得;合法購買獲得;從公開使用或公開展出觀察獲得;從公開出版物獲得。)

3.2.2 .5.2.4被告所使用的信息是被告作爲職工爲原告工作時自然的也是不可避免的積累起來的經驗,它已經成爲被告個人價值與人格中不可分割的一部分,被告以其爲他人工作並賴以謀生,並不侵權。關于這一點,需提請律師注意的是,對于被告故意采用記憶的方式帶走原告信息並披露或使用的,實踐中一般仍認定其爲侵權行爲。

3.2.2 .5.3以損害不存在或數額計算沒有依據爲由進行抗辯

3.2.2 .5.3.1原告銷量減少的計算不正確。比如:銷量減少還有其他市場因素等。

3.2.2 .5.3.2原告的利潤計算不正確。比如:將未使用商業秘密産品的正常利潤與因使用商業秘密信息而增加的利潤相混淆。

3.2.2 .5.3.3損失的計算方式不對。比如:多重標准疊加計算。

3.2.2 .5.3.4法定賠償不合理。

3.2.2 .6提出不承擔或免除,減輕民事責任的意見

3.2.2 .7 在訴訟中按照2.2.2.2的相關內容尋求與原告的和解,或者在法官的主持下,與原告達成調解協議。

3.2.3 代理被指侵權人提起確認不侵權民事訴訟

3.2.3 .3知識産權權利人針對特定主體發出侵權警告且未在合理期限內依法提起訴訟,被警告人可以提起確認不侵權訴訟。

比如,正在實施或者准備實施投資建廠等經營活動的當事人,受到知識産權權利人以其他方式實施的有關侵犯商業秘密等的警告或威脅,主動請求該權利人確認其行爲不構成侵權,且以合理的方式提供了確認所需的資料和信息,該權利人在合理期限內未作答複或者拒絕確認的(司法實踐中,合理期限一般不少于3個月),也可以提起確認不侵權訴訟;

行政執法機關對被控侵權行爲已經調查但未作出最終處罰決定,當事人向人民法院提起確認不侵權之訴的,人民法院應予受理。

3.2.3 .2要求法院確認原告使用的信息並不侵犯被告的商業秘密。

3.2.3 .3 原告需要對其使用的信息不同于被告的信息承擔舉證責任。

第四章 相關立法及相關規定

律師應注意, 我國法律中有關商業秘密的法律和司法解釋已有了不少的原則性的規定,本指引主要依據以下的法律法規,司法解釋,部門規章,以及最高院非司法解釋性的文件。但各位律師在辦案中,應注意新的法律規定的引用,更廣泛的援引相應的政策和案例。

4.1《民法通則》( 1987 年 1 月 1 日 )

4.2《反不正當競爭法》( 1993 年 9 月 2 日 )

4.3《科學技術進步法》( 1993 年 10 月 1 日 )

4.4《關于禁止侵犯商業秘密行爲的若幹規定》(國家工商行政管理局, 1995 年 11 月 23 日 起實施, 1998 年 12 月 3 日 修改。)

4.5《促進科技成果轉化法》( 1996 年 10 月 1 日 )

4.6《關于加強科技人員流動中技術秘密管理的若幹意見》(國家科委, 1997 年 7 月 2 日 )

4.7《關于商業秘密構成要件問題的答複》(國家工商行政管理局, 1998 年 6 月 12 日 )

4.8《刑法》( 1997 年 10 月 1 日 )

4.9《關于勞動爭議案中涉及商業秘密侵權問題的函》(勞動和社會保障部辦公廳 1999 年 7 月 7 日 )

4.10《合同法》( 1999 年 10 月 1 日 )

4.11《關于延長和修改兩國政府科學技術合作協定的協議》(中美, 1991 年 4 月 12 日 簽訂)

4.12《關于保護知識産權的諒解備忘錄》(中美, 1992 年 1 月 17 日 簽訂)

4.13《與貿易有關的知識産權協議》( 2001 年 11 月 10 日 簽訂) TRIPS

4.14《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識産權刑事案件具體應用法律若幹問題的解釋》( 2004 年 12 月 22 日 起施行)

4.15《 最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理侵犯知識産權刑事案件具體應用法律若幹問題的解釋二》 ( 2007 年 4 月 5 日 起施行)

4.16《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若幹問題的解釋》( 2007 年 2 月 1 日 起施行)

4.17《中華人民共和國勞動合同法》( 2008 年 1 月 1 日 起施行)

4.18《國家知識産權戰略綱要》( 2008 年 6 月 5 日 )

4.19科技部《關于在國家科技計劃管理中建立信用管理制度的決定》( 2004 年 9 月 2 日 )

4.20科技部《中華人民共和國技術進出口管理條例》( 2002 年 1 月 1 日 )

4.21《廣東省技術秘密保護條例》(廣東省九屆人大 1999 年 3 月 7 日 )

4.22《中華人民共和國反壟斷法》( 2007 年 8 月 31 日 )

4.23《深圳經濟特區企業技術秘密保護條例》( 1995 年 11 月 3 日 )

4.24《北京市人才市場管理條例》( 1997 年 10 月 16 日 )

4.25《北京市反不正當競爭條例》( 1994 年 7 月 22 日 )

4.26《浙江省技術秘密保護辦法》(2008年修訂)

4.27《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若幹問題的解釋》

( 2005 年 1 月 1 日 )

4.28勞動部《關于企業職工流動若幹問題的通知》

4.29最高人民法院印發《最高人民法院關于全面加強知識産權審判工作爲建設創新型國家提供司法保障的意見》的通知 ( 2007 年 1 月 11 日 起實施)

4.30最高人民法院關于進一步加強知識産權司法保護工作的通知( 2004 年 9 月 14 日 起實施)

4.31上海市高級人民法院 1997 年 2 月 26 日 《關于進一步加強知識産權審判工作若幹問題的意見》

4.32 最高人民法院印發《關于當前經濟形勢下知識産權審判服務大局若幹問題的意見》的通知 2009.4.21

4.33 最高人民法院副院長曹建明在全國法院知識産權審判工作座談會上的講話——加強知識産權司法保護、優化創新環境、構建和諧社會 2005.11.21

第五章 附則

本指引是在《律師提供商業秘密法律服務業務操作指引(2007)》( 2007 年 12 月 18 日 業務研究與職業培訓委員會會議通過)的基礎上予以修訂。供律師執業時參考,非強制性或規範性規定。 本指引經知識産權委員會討論通過。

 



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