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商業秘密訴訟中的特殊抗辯

日期:2017-12-28 來源:網 作者:網 閱讀:21次 [字體:大 中 小] 背景色:        

商業秘密訴訟中的特殊抗辯

隨著知識經濟向縱深發展,商業秘密在市場競爭中的地位和作用日益凸顯,權利人的維權意識日益增強,商業秘密侵權糾紛因而逐年上升,其中有不少成爲法院審理工作中的疑難案件。從法理上講,案件的特性往往取決于原告訴浍請求和被告抗辯的特殊性, 案件自然也不例外。因此,要解開商業秘密訴訟中的疑難,最根本的辦法還在于分析、掌握這類案件中原告訴訟請求和被告抗辯的特點,以便法院在審理過程中、當事人在起訴應訴時有所遵循。由于訴訟請求和抗辯實質上不過是一個問題的兩個方面,本節擬以商業秘密訴訟中的特殊抗辯爲切人點,結合美國成文法的相關規定及判例,對商業秘密侵權訴訟進行剖析,期望對我國司法實務有所助益。

一、記憶抗辯

在商業秘密侵權案中,被告常常主張其僅僅是通過記憶的方式獲取了前雇主的商業秘密,不構成侵占商業秘密的訴因,這就是所謂“記憶抗辯”。人們心目中存在以下認識,即在這種情形下,被告所記憶的商業秘密構成其“一般知識、技術和經驗”,是可以爲自己或者其他雇主的利益使用。法院有時對此抗辯也無可奈何,因爲不可能通過對雇員施以“額葉白質切除術”消除其記憶。《美國代理法第二次重述》就規定:“雇員對其正常工作中所獲客戶信息如已形成記憶,則通常有權在雇傭關系結束後使用此信息,並與原雇主展開競爭。”

記憶抗辯大多出現在客戶名單侵權案中,雙方當事人訴爭的焦點即雇員與前雇主客戶之間的交情能否成爲雇員的一般知識和經驗。美國實務界曾傾向于認爲,雇主如果將客戶名單的信息作爲商業秘密進行管理,而雇員只是通過記憶記住了一些客戶,那麽該記憶便構成其一般知識、經驗,雇員可以在離職後爲自己或者新雇主的利益與記憶中的客戶進行交易;如果雇員以書面形式記載了該客戶名單,則構成商業秘密侵權。其理由如上文所述:法律不能消除一個人的記憶,因而不能禁止雇員與原雇主的客戶做生意。

在TP公司訴胡果(). P. Inboratories,Inc. v. Huge)案中,法官就以原告不能證明被告是以書面的形式還是以記憶的方式取得客戶名單爲由判原告敗訴。根據這一原則,似乎雇員與前雇主客戶熟悉並記住這些客戶資料後,就無法禁止該雇員使用前雇主的客戶名單。但是,僅僅以雇員使用的方法作爲區分標准似乎過于輕率,理由不充分。因爲是否借助于書面記載的區別只不過是記憶的形式和手段不同,至多反映了當事人記憶力強弱有別,如以此作爲判斷是否構成侵權的標准無異于放縱當事人以記憶的方式侵占他人商業秘密。

在1995年斯坦彼德公司訴梅案中,美國伊利諾斯上訴法院駁回了被告的記憶抗辯,並指出“記憶也是侵占商業秘密的一種形式”。該案原告系全美有名的汽車工具和設備銷售商,其客戶名單由工具批發商組成。證據表明該客戶名單不是可以通過公共渠道輕易獲得的,原告爲開發該名單花費了相當的時間、努力和金錢並采取了保密措施。法院因此認定該客戶名單是應受法律保護的商業秘密。被告(原告的前售貨員)辯稱,他雖然使用了供職于原告期間獲悉的原告的客戶名單,但不構成侵占商業秘密,因爲原告未能提供記錄在案的有形的實際獲得的證據。對此,上訴法院明確指出,侵占商業秘密或者是通過有形的複制,或者是通過記憶,即“存在被告通過複制名單或者通過記憶侵占客戶名單的實質證據。事實上,被告自己也承認,他們至少通過記憶原告一部分客戶名單的住址重新開發了其客戶名單。通過記憶重建一個商業秘密並未使原秘密信息變成非秘密信息。

記憶也是侵占商業秘密的一種形式”。

因此,不管是否通過書面記載形式,只要相關信息屬于商業秘密而被告未經許可使用或者披露了原告的這類信息就構成侵權,記憶抗辯不構成免責的充足理由。

二、權利人意外或者錯誤泄露

保持秘密性是商業秘密最重要的構成要件之一。但現實生活中,再嚴密的保密措施也難免出現疏漏,一旦商業秘密由于意外或者權利人失誤等原因而泄露,由此而獲悉該商業秘密的人能否因自己使用或者披露而免負侵權之責呢?《美國統一商業秘密法》的制定者考慮到了商業秘密因疏忽或者意外而被泄露的可能,該法通過對“侵占”的定義確認此時商業秘密仍然存在。根據該法,“侵占”包括“在其狀況發生實質性變動前就已知道或者有理由知道其爲商業秘密且獲得該商業秘密是由于意外或者錯誤的情況下,未經明示或者默示同意而披露或者使用他人商業秘密”。

在煙花公司訴普萊彌爾公司案中,原告無意中將其客戶名單誤寄給其客戶,被告即據此主張該客戶名單已不再構成商業秘密。但法院認爲此次泄露純屬意外事件,並不能改變客戶名單的商業秘密屬性。在本案中,只是由于原告雇員誤以爲客戶名單是要寄給那些名單上記載的客戶時,作爲商業秘密的客戶名單才發生了泄露。因此,法院認爲訴爭的商業秘密仍然存在並駁回了被告的即時判決申請。作爲該案的准據法,堪薩斯州統一商業秘密法並未要求商業秘密的所有者保持其絕對的秘密性,而只要求依據具體情況采取合理的保密措施。在本案中,原告的客戶名單僅僅泄露給了11個客戶,而且泄露是在善意不知情的情況下發生的。原告在得知泄露發生後馬上通過電話、信件或者其他方式與這11位客戶取得聯系,告知這些客戶將客戶名單寄給他們是由于工作失誤,並請他們將該客戶名單原件及複印件立即寄還給原告,同時告知他們任何使用或者泄露此名單的行爲將被視爲商業秘密侵權。由于原告及時采取了補救措施,他依然擁有其商業秘密。

可見,在一定條件下權利人意外或者錯誤泄露其商業秘密並不能作爲被告免責的理由,這裏所說的條件就是:因此而獲悉原告商業秘密的被告在接到原告的通知之前,並未由于獲悉該 而改變了自己的狀況,如爲使用該商業秘密而進行了大量的投資或者新建了廠房或者生産線等。

三、權利人自己披露或者告知

一般來說,商業秘密的權利人只有通過使用或者轉讓的方式才能實現其商業秘密的價值,而且,權利人不可能事必躬親,使用商業秘密從事生産或者進行交易往往要借助于其合作者、代理人或者雇員的勞動,這樣他就不得不將商業秘密的具體內容告知或者披露給這些人員。而在轉讓商業秘密時,權利人必須首先將該商業秘密的細節告知未來的或者潛在的受讓人,受讓人才能決定是否需要這類商業秘密,雙方才可能以此爲基礎討價還價,但討價還價的最終結果並非總是成交。合作者、代理人或者雇員有可能爲自己或者其他人的利益,經商業秘密權利人的許可或者超出權利人許可的範圍使用或者披露商業秘密,未成交的受讓人也常常擅自披露或者使用其在談判過程中所知悉的有關商業秘密。這樣,當權利人提起商業秘密侵權之訴時,被告自然會以其所使用或者披露的商業秘密系權利人自己告知或者披露的爲由進行抗辯。這類抗辯可否使被告免責呢?

在史密斯訴德拉夫公司案中,原告爲銷售其貨物容器與被告洽談,在洽談期間,原告將有關該項生意的具體信息告知了被告,包括內含“剛硬的”和“易于拆開的”貨物容器專利使用方法和藍圖、貨物容器的模型、向未來的使用者調查以及進一步聯系的信件。由于對貨物價格存在分歧,談判最終破裂,而此後被告開始制造與原告近似的容器。原告遂提起侵占商業秘密之訴,被告的抗辯理由之一就是其所獲悉的商業秘密是原告自己披露或者告知的。法院指出,被告能否免責取決于原告披露相關信息時,被告是否處于信托者或者信任者的地位。美國大法官霍姆斯曾經說過,信任關系是商業秘密訴訟的出發點。沒有信任關系的訴訟當然不存在法律訴訟的基礎。原告的信息之所以受保護,就是因爲其具有秘密性。隨隨便便地披露自然破壞其秘密性並導致商業秘密不能受相應的保護。但是,如果在告知信息時存在著信任關系,情況就不同了。很顯然,法律並不強求對被告有明示的信任承諾。但是,問題在于能否從當事人的關系中推論出存在信任關系。在本案中,原告披露其設計方案的唯一目的是堅定被告購買其設計方案的意識。被告知道和理解這種目的是沒有問題的。因此,原告就將信任給予了被告,而被告接受這種信息時應當受信任的限制。法院指出:“首先應當確定的是,被告不應欺詐性地對待原告給予其的信任。這通常是信任關系所附帶的。如果說被告知悉原告的商業秘密有什麽不利的話,就是他必須承受這種負擔。”當然,這種信任關系並不局限于談判者之間,雇主與雇員、本人與代理人以及合夥人之間都存在信任關系。如《美國代理法重述》第395條就規定:“除非經過同意,代理人對本人負有下列義務:不使用或者向他人披露其由本人告知的或者由其在代理過程中獲知的秘密信息,或者違反代理人的義務,爲自己或者代表他人與本人進行競爭或者損害本人,即使此種信息與其受委托的事務無關。除非該信息爲一般知識。”

按照英美法保護商業秘密的“信任關系理論”,商業秘密的保護是建立在信任關系的基礎之上的,即由于行業或者工作的特殊性,從業人員的專業知識和職權在整個法律關系中始終居主導地位,對方必須單方面給予相當程度的信任。公司必須將商業秘密告訴其雇員才能使商業秘密發揮作用,委托人與代理人之間、患者與醫生之間、儲戶與開戶銀行之間都可能知曉對方的商業秘密。但基于他們之間存在的信任關系,這些專業人員對其業務上得知或者取得的秘密負有保密義務。而且不論這些信息是商業秘密還是個人隱私,都不以當事人之間簽訂保密契約爲必要。強制這些人承擔保密義務,是這些行業或者從業人員的社會責任和職業道德的必然要求。

可見,當原被告之間存在諸如雇傭、代理、合夥和訂約談判等信任關系時,被告很難以其所知悉的商業秘密是由原告告知的爲由抗辯成功。正是基于上述理由,我國《合同法》第43條規定:“當事人在訂立合同過程中知悉的商業秘密,無論合同是否成立,不得泄露或者不正當地使用。泄露或者使用該商業秘密給對方造成損失的,應當承擔損害賠償責任。”在今後的立法和法律修訂工作中應將這類規定寫人《勞動合同法》等其他相關法律中。

四、反向工程

在知識産權體系中,人們常常將商業秘密特別是其中的技術秘密與專利進行比較。專利權一旦獲得,在法定期限內權利人享有獨占權,即享有對專利的專有使用權和轉讓權,並有權禁止他人開發、假冒和使用該專利。商業秘密則不同,只要能保持其秘密性,權利人就可以永遠保持事實上的獨占,但一旦公開就永遠消滅,而且不能禁止以獨立開發和反向工程之類的合法手段獲取該商業秘密。因此,在商業秘密侵權糾紛中,反向工程是被告最常用的抗辯理由之一

所謂反向工程,是指從已知的産品著手通過追溯的方式探知其開發或者制造的方法。其中,已知産品必須是以正當和誠實的方式獲得的,例如從公開市場上購買。在這類案件中,一旦原告舉證證明了兩種産品(即原告和被告生産的包含系訟商業秘密的産品)的相似性,舉證責任就轉給了被告,即被告必須證明他是以從公共領域獲得的産品爲基礎通過反向工程獲得其生産方法的。

還是來看史密斯訴德拉夫公司案。針對原告的起訴,被告抗辯原告容器的結構性設計已經因容器的公開使用以及公開的材料而公開,在洽談的時候原告的知識不再是 。初審法院認定:“證據表明,通過公知和在貿易雜志上發表,原告已向世人公開了有關資料的全部信息”,“在所稱的具有新穎性的容器已被制造並銷售的情況下,就不存在秘密性的披露問題。有關其制造的所有信息都可以通過檢查該容器獲得”。上訴法院一一一第七巡回法院則認爲,公開的材料並未披露原告的設計方案。這些材料披露了外部的情況,以及容器使用了大的雙門、可移動的探視孔、貨物支撐插孔和折疊腿。但是,這並不等于披露結構性的設計及其工程細節。知悉這些內容必須對産品進行認真研究和提煉。因此,在洽談時原告的相關技術信息和客戶資料仍然構成商業秘密。

美國第七巡回法院援引了賓西法尼亞州的判例一一壓力鋼火車頭公司訴標准鋼火車頭公司案,在該案中,原告請求保護其具有秘密性的火車頭制造方案。該制造方案是被告明知違反信任關系而獲得的。被告辯稱,由于可以通過檢查火車頭(已公開使用)獲得該方案,其使用通過不正當手段獲取的知識應當寬恕。法院指出:“這些工程師和繪圖員從已經制造出來的火車頭中,應當能夠測算出該公司所制造的火車頭,並在不長的時間內設計出具體的和實際的圖紙。但他們並沒有這樣去做,原因很顯然,就是能夠得到藍圖,該藍圖是十分精確的。”法院據此支持了原告。

根據該案,巡回法院認爲,任何人通過正當手段取得其競爭對手的産品並經過檢測或者分析獲取其中的技術方案都是合法的,除非所涉及的産品享有專利。但可以通過合法手段取得的事實並不意味著可以通過違反信任義務獲取,而省去檢測和分析的努力。“商業秘密可以通過實驗或者其他合法和公平的方式取得的事實,並不剝奪其所有人對通過不正當手段獲取該商業秘密的人提起訴訟的權利。

巡回法院指出,史密斯訴德拉夫公司案不存在簡單的設計、廣泛的知悉以及一眼就看穿其結構的情況。相反,我們面對的是相對複雜的機器,此種設計的目的是裝載大而重的貨物;被告通過認真檢測有可能獲取設計方案,但事實上他並沒有這樣去做。被告直到取得原告的方案後,才開始設計其容器。被告的確對原告的方案進行了修改,增加了折疊腿等。但被告的工程師承認參考了原告的專利應用方法,並且說這樣是爲了避免侵權。這些證據,加上原被告産品的高度一致性,非常充分地證明了被告非法使用了原告的結構設計。

很明顯,上述案例中所謂“對産品進行認真研究和提煉”、“測算”、“自行檢視”或者“認真檢測”等無非是對“反向工程”更具體的表述。可見,要想通過主張反向工程抗辯免責,被告不但要證明系訟商業秘密可以通過反向工程獲得,而且必須證明他實際上是通過反向工程深知産品中所包含的商業秘密的。可以通過反向工程獲得並不等于被告實際上進行了反向工程,因爲反向工程既費時又消耗人力財力,在有直接獲悉原告商業秘密的“捷徑'時,被告往往受利益驅使侵占他人商業秘密。這也是現實生活中商業秘密侵權糾紛屢屢發生的原因之一。



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